在SIMCA判決（案件T-327/12）中，普通法院認定，如果第三方申請一個曾經著名但已停用數十年的商標，并且申請人意圖利用該商標剩余的聲譽，則構成惡意行為。這個判決引發了一個問題，即在先商標仍然在使用且注冊的情況下，這一判決是否仍然適用。德國專利法院最近在關于法拉利Testarossa商標的案件（案件29 W (pat) 14/21）中否定了惡意行為的存在。

背景

法拉利在1950年代使用Testa Rossa品牌用于前置引擎的賽車。從1984年到1996年，法拉利生產了Testarossa型號的街車。總共生產了超過7,000輛Testarossa車型。

申請人是一個在玩具和模型車行業活躍了約50年的公司董事會成員。幾十年來，申請人與汽車制造商發生了商標爭議，特別是在涉及將汽車制造商品牌復制到模型車上的許可要求方面。

申請人向法拉利的“Testarossa”商標提出了多個不使用撤銷申請。特別是，歐盟知識產權局（EUIPO）撤銷了兩個國際注冊，相關上訴案件正在普通法院審理（案件T-1103/23和T-1104/23）。雙方還就彼此的“Testarossa”和“Testa Rossa”商標提出了多個異議程序。

2015年，申請人申請注冊德國商標302013070212“Testa Rossa”，涵蓋第7、8、12、18、21和28類商品。法拉利提出了基于惡意的異議和無效申請。德國專利和商標局因無效申請而暫停了異議程序。

德國專利和商標局駁回了無效申請。法拉利提出上訴。

德國專利法院的判決

德國專利法院駁回了法拉利的上訴。

法官回顧了評估惡意的相關時間點是申請日期。然而，如果在該日期前后的情況能夠得出有關申請人申請日期意圖的結論，則這些情況也可以被考慮在內。

惡意存在的情形是：如果有確鑿且一致的證據表明，商標所有人在申請注冊時，并非為了參與公平競爭，而是有意以有違公平商業慣例的方式損害第三方利益，或者有意獲得超出商標固有功能的獨占權，包括標示來源的基本功能。

法官沒有采納法拉利提出的任何論點：

1、沒有證據表明申請人提交商標是出于投機目的，即沒有使用商標的意圖，而是想以濫用的方式強行執行該商標以對抗第三方。

2、申請人提交多個不同的“Testa Rossa”商標，涵蓋德國和歐盟范圍內廣泛的商品和服務，并不能得出申請人試圖阻礙法拉利使用其“Testarossa”商標的結論。

3、盡管申請人沒有自己使用“Testa Rossa”商標，但他將其許可給第三方用于部分商品。根據歐盟法院（CJEU）的判例，申請人不必在提交申請時就知道將在哪些商品和服務上使用該商標。此外，由于與法拉利的法律爭議，申請人有正當理由推遲使用這些商標。

4、反對惡意申請的一個因素是，申請人尚未對第三方強制執行其商標。

5、申請人以不使用為依據對法拉利“Testarossa”商標提起的撤銷訴訟并不表明惡意。相反，這些訴訟顯示申請人認為法拉利并未使用其商標。此外，這些撤銷訴訟是在有爭議商標申請日期之后提起的。

6、法拉利證明了“Testarossa”在“汽車及其零部件”方面的真實使用，法院認為這并不是決定性因素，因為（可執行的）先前權利屬于相對拒絕理由，而非絕對拒絕理由。

7、法拉利還依賴于普通法院的SIMCA判決。法官明確表示他們對這一判例法持有疑慮，因為新穎性或創造性并不是商標保護的條件。然而，法院沒有決定是否遵循SIMCA判決。與該案件不同的是，法拉利擁有“汽車及其零部件”方面的可執行先前權利，這被認為足以區分這兩個案件。因此，法官否定了將此案提交歐盟法院初步裁定的必要性。

普通法院的Neymar判決也不被認為具有可比性，因為該案件涉及的是一位名人的名字。然而，個人人格權在“Testa Rossa”商標問題上并不涉及。

8、法院也沒有看到足夠的證據表明申請人有意妨礙法拉利的商業活動。僅僅知道第三方使用某個商標不足以認定為惡意行為。

9、有爭議的商標可能侵犯法拉利的有聲譽商標這一事實被認為不相關。這屬于相對拒絕理由的問題，但不能以此為依據主張惡意。

10、法官沒有發現任何證據表明申請人有意將該商標用于其他目的，而不是表示商品的商業來源。雖然申請人可能有意從“Testarossa”商標的聲譽中獲利，但這并不構成不正當使用。法院認為，僅僅從（剩余的）商標聲譽中獲利并不足以認定為惡意行為。

評論

德國專利法院的判決與SIMCA判決難以調和。案件之間唯一相關的區別似乎在于SIMCA商標沒有被使用，而法拉利的“Testarossa”商標仍然在使用。這無疑是一個區分因素，但這足以否定惡意行為嗎？如果認為法拉利可以基于其注冊商標采取行動，這就混淆了絕對拒絕理由和相對拒絕理由。在Neoperl案中，歐盟法院最近認為所有絕對拒絕理由是彼此獨立的。如果法院在絕對和相對拒絕理由的相互作用上作出不同裁定，將令人感到意外。