本文將基于《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定來簡要分析并總結(jié)創(chuàng)造性的判斷中阻礙將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)的各種因素。

作者 | 陳濤 北京魏啟學律師事務(wù)所律師

一、引言

在中國的創(chuàng)造性判斷中，《專利審查指南》規(guī)定了“三步法”。不論是在實質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、專利無效程序以及涉及專利有效性的行政訴訟程序中，審查員或法官基本上都是基于“三步法”規(guī)定的邏輯來判斷創(chuàng)造性。“三步法”不僅為審查員或法官提供了行之有效的判斷方法，也為專利申請人或?qū)＠麢?quán)人進行創(chuàng)造性爭辯提供了多種不同的思路。本文將基于《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定來簡要分析并總結(jié)創(chuàng)造性的判斷中阻礙將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)的各種因素。

二、專利審查指南

《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)規(guī)定：

判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

關(guān)于第三步，《專利審查指南》進一步規(guī)定了：

在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點。

下述情況，通常認為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：

（i）所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者技術(shù)詞典、技術(shù)手冊等工具書中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。

（ii）所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段，例如，同一份對比文件其他部分披露的技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

（iii）所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同。

三、阻礙因素

根據(jù)審查指南的規(guī)定的“三步法”，在第一步中，確定最接近現(xiàn)有技術(shù)；在第二步中，確定區(qū)別特征以及發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，其中，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是以一項權(quán)利要求與第一步中確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征為基礎(chǔ)確定的；在第三步中，判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，其中，第三步中的技術(shù)問題是第二步中確定的實際解決的技術(shù)問題。“三步法”的邏輯鏈條非常清晰，環(huán)環(huán)相扣，第二步中的技術(shù)問題起到了承上啟下的作用，且為第三步中技術(shù)啟示的判斷指明了方向，即，所謂的技術(shù)啟示是指利用區(qū)別特征解決該實際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，而不是利用該區(qū)別特征解決其他技術(shù)問題的技術(shù)啟示，也不是利用與區(qū)別特征不同的其他特征來解決該實際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。

在一項權(quán)利要求相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)具有區(qū)別特征的情況下，能夠促使本領(lǐng)域技術(shù)人員將該區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)的因素包括：該區(qū)別特征為公知常識，以及該區(qū)別特征被另一項現(xiàn)有技術(shù)公開且該區(qū)別特征在該另一項現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與其在本發(fā)明中所起的作用相同。在實務(wù)中，在否定權(quán)利要求的創(chuàng)造性時，審查員或法官基本上是以如上兩種思路來認定本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)。

相反，如果要證明本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)，則只需要否定“三步法”的邏輯鏈條即可。如果存在一個或多個因素，其阻礙了本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)，則可以認為本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)中。

本文結(jié)合審查指南規(guī)定以及實務(wù)經(jīng)驗，總結(jié)阻礙區(qū)別特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合的因素如下。

（1）區(qū)別特征不屬于公知常識。在判斷一項權(quán)利要求相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的結(jié)合是否具有創(chuàng)造性時，如果區(qū)別特征不是公知常識，則本領(lǐng)域技術(shù)人員自然無法想到該區(qū)別特征并將其與最接近現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合。

（2）區(qū)別特征沒有被另一項現(xiàn)有技術(shù)所公開。在判斷一項權(quán)利要求相對于兩個現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合是否具有創(chuàng)造性時，如果區(qū)別特征沒有被另一項現(xiàn)有技術(shù)所公開，則本領(lǐng)域技術(shù)人員自然無法想到該區(qū)別特征并將其與最接近現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合。

（3）區(qū)別特征被另一項現(xiàn)有技術(shù)公開，但該區(qū)別特征在另一項現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與其在本發(fā)明中所起的作用不同。在這種情況下，雖然另一項現(xiàn)有技術(shù)給出了利用區(qū)別特征來解決某個技術(shù)問題的技術(shù)啟示，但其沒有給出利用該區(qū)別特征解決“本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”的技術(shù)啟示。這也體現(xiàn)了發(fā)明實際解決的技術(shù)問題在“三步法”中的關(guān)鍵作用。

（4）最接近現(xiàn)有技術(shù)中不存在本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。在“三步法”的第三步中，判斷的是現(xiàn)有技術(shù)是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題即本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。因此，只有最接近現(xiàn)有技術(shù)中存在本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有動機為了解決該技術(shù)問題而在現(xiàn)有技術(shù)中尋找技術(shù)啟示，否則，對最接近現(xiàn)有技術(shù)進行改進的必要性將不存在。換言之，本領(lǐng)域技術(shù)人員改進最接近現(xiàn)有技術(shù)的最基本的動機完全不存在。由此可以直接得出現(xiàn)有技術(shù)沒有給出技術(shù)啟示的結(jié)論。即使該區(qū)別特征屬于公知常識或者被另一項現(xiàn)有技術(shù)公開且作用相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員也沒有動機將其結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)中。

該阻礙因素的出現(xiàn)基本上是因為最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不恰當。技術(shù)領(lǐng)域、應(yīng)用場景或者技術(shù)方向等的不同，都有可能導(dǎo)致所要解決的技術(shù)問題完全不同。而且，即使技術(shù)領(lǐng)域相同，也可能會出現(xiàn)相同的現(xiàn)象。例如，本發(fā)明是為了解決某部件A的存在導(dǎo)致的技術(shù)問題而提出的，對于一項與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同的現(xiàn)有技術(shù)，如果其未使用部件A，則自然不存在由于該部件A的設(shè)置而導(dǎo)致的技術(shù)問題。

例如，在第25725號無效決定涉及的無效案件中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為，雖然作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1與本專利都涉及瓶子在灌裝過程中的定位，但二者在瓶子定位過程中的整體工作方式、定心原理以及具體的結(jié)構(gòu)上均存在明顯不同，證據(jù)1不存在本專利所實際解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機對證據(jù)1的相應(yīng)裝置進行改進從而獲得權(quán)利要求1的技術(shù)方案。

（5）本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)難以意識到本發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。發(fā)明創(chuàng)造的起點就是提出問題，如果不能意識到發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，則自然不可能為了解決該技術(shù)問題而改進最接近現(xiàn)有技術(shù)。

在“ (2021）最高法知行終847號”一案中，最高院指出：“一般來說，提出技術(shù)問題和發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題是發(fā)明創(chuàng)造的動因和起點，發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的形成與‘問題的提出’之間存在直接因果關(guān)系。發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠膭?chuàng)造性既可以源于‘問題的解決’，也可以源于‘問題的提出’。‘問題的提出’是否應(yīng)當在創(chuàng)造性判斷中予以考量，需要根據(jù)案件具體情況確定。大多數(shù)情況下，‘提出問題’和‘發(fā)現(xiàn)問題’比較容易，找到解決問題的技術(shù)方案相對困難。但是，在特定情況下，技術(shù)進步的難點在于尋找問題，一旦要解決的問題被確定，則可以通過本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段的組合、相近技術(shù)領(lǐng)域之間的技術(shù)轉(zhuǎn)用、合乎邏輯的技術(shù)推理、有限次試驗等獲得解決技術(shù)問題的技術(shù)方案。在這種特定情況下，如果在創(chuàng)造性判斷過程中缺乏關(guān)于 ‘問題的提出’對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見的考量，可能導(dǎo)致創(chuàng)造性判斷陷入后見之明的誤區(qū)。”

（6）最接近現(xiàn)有技術(shù)明確排除區(qū)別特征的應(yīng)用。如果在最接近現(xiàn)有技術(shù)中明確排除區(qū)別特征的應(yīng)用，那么可以認為這種明確的排除阻礙了本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)中。

在“（2020）最高法知行終185號”一案中，最高院指出：“如果發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案與最接近現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別技術(shù)特征，且該現(xiàn)有技術(shù)明確排除應(yīng)用該區(qū)別技術(shù)特征的，則可以認定本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在面對區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題時缺乏動機對該現(xiàn)有技術(shù)進行相應(yīng)技術(shù)改進以獲得所要保護的技術(shù)方案”。

（7）區(qū)別特征無法應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)，或者無法與最接近現(xiàn)有技術(shù)中的其他結(jié)構(gòu)配合。在這種情況下，可以認為不存在使得本領(lǐng)域技術(shù)人員在最接近現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上形成權(quán)利要求的技術(shù)方案并達到相應(yīng)技術(shù)效果的技術(shù)教導(dǎo)，因為本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力不足以實現(xiàn)這樣的改變。

在第27924號無效決定涉及的無效案件中，本專利權(quán)利要求2的技術(shù)方案與作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)2均涉及童車剎車裝置，但兩者帶動剎車銷動作的工作原理與技術(shù)手段均不相同，區(qū)別特征本身無法結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)或者說無法與最接近現(xiàn)有技術(shù)的其他結(jié)構(gòu)配合工作，因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為，“本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)2的基礎(chǔ)上不能顯而易見地獲得權(quán)利要求2的技術(shù)方案”。

（8）在將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)時，導(dǎo)致相應(yīng)的技術(shù)方案無法正常實施或工作。如果將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)中會導(dǎo)致改進后的技術(shù)方案在其自身的使用環(huán)境下不能正常工作，通常可以認為二者之間存在結(jié)合的障礙，這種障礙使得本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將其他對比文件所公開的區(qū)別特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)。

在第27238號無效決定涉及的無效案件中，最接近現(xiàn)有技術(shù)本身要利用垂直振蕩按摩器進行有針對性的點按摩，如果將區(qū)別特征結(jié)合到其技術(shù)方案中，將會影響基本的點按摩的功能，這構(gòu)成了結(jié)合的障礙。在該無效決定的要點中，國家知識產(chǎn)權(quán)局指出：“還要考慮最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案與另一篇對比文件中的所述技術(shù)手段是否存在結(jié)合的障礙，例如，前述‘發(fā)明實際解決的技術(shù)問題’在最接近的現(xiàn)有技術(shù)整體上并不存在改進的需要，甚至排斥這種改進的方向。如果存在結(jié)合的障礙，即使所述技術(shù)手段與區(qū)別技術(shù)特征的作用相同也不能認為現(xiàn)有技術(shù)整體上給出技術(shù)啟示。”

（9）現(xiàn)有技術(shù)給出了相反的技術(shù)教導(dǎo)。具體來說，針對實際解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀對比文件記載的技術(shù)內(nèi)容后，能夠確定現(xiàn)有技術(shù)整體上給出了不能將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的動機，阻止了本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)以得到權(quán)利要求的方案。如果能夠從對比文件中找到存在相反技術(shù)教導(dǎo)的內(nèi)容，則能夠證明現(xiàn)有技術(shù)之間的結(jié)合不是顯而易見的，需要付出創(chuàng)造性的勞動。

另外，現(xiàn)有技術(shù)為了其自身的發(fā)明目的可能會記載某些技術(shù)手段在某些方面存在不足，單純這種記載不能被理解為現(xiàn)有技術(shù)給出了相反的技術(shù)教導(dǎo)。需要從本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角出發(fā)，考慮該技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展水平、普遍認知和實際需求，對現(xiàn)有技術(shù)進行全面客觀的衡量，以確定現(xiàn)有技術(shù)所記載的“否定”信息是否會促使本領(lǐng)域技術(shù)人員舍棄該技術(shù)手段，由此才能在創(chuàng)造性判斷中獲得準確的結(jié)論。

四、小結(jié)

本文針對中國的創(chuàng)造性的判斷總結(jié)了能夠阻礙將區(qū)別特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)的各種因素，當然，隨著專利實務(wù)的不斷發(fā)展，可能會出現(xiàn)新的阻礙因素。歸根結(jié)底，在判斷一項權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時，需要以“三步法”為根基，結(jié)合案件的實際情況來判斷是否存在上述的一種或多種阻礙因素，根據(jù)所引用的現(xiàn)有技術(shù)全面地考察現(xiàn)有技術(shù)所給出的技術(shù)啟示，才能夠得到盡可能客觀、準確的結(jié)論。

知產(chǎn)力AI智能體點評

這篇文章對專利創(chuàng)造性判斷中的阻礙因素進行了系統(tǒng)梳理，具有以下顯著特點：

1

體系完整，邏輯嚴密

文章以《專利審查指南》的"三步法"為框架，將阻礙因素歸納為9類，形成清晰的判斷體系。特別是對"技術(shù)問題"在創(chuàng)造性判斷中的樞紐作用進行了重點分析，強調(diào)技術(shù)問題的存在是結(jié)合動機的前提。這種結(jié)構(gòu)化的分析方式，既符合審查邏輯，又便于實務(wù)操作。

2

實務(wù)導(dǎo)向，案例豐富

作者巧妙運用最高院判例和無效決定佐證觀點，如引用（2021）最高法知行終847號案說明"技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)本身可能具有創(chuàng)造性"，通過第27924號無效決定闡釋"技術(shù)特征無法配合"的阻礙效果。這種"法律規(guī)則+案例實證"的論述方式，增強了文章的說服力和實用性。

3

見解獨到，分析深入

文章對"相反技術(shù)教導(dǎo)"的辨析尤為精當，指出需區(qū)分"技術(shù)缺陷記載"與"實質(zhì)性排除教導(dǎo)"。同時提出"最接近現(xiàn)有技術(shù)中不存在本發(fā)明技術(shù)問題"這一關(guān)鍵阻礙因素，體現(xiàn)了對審查標準的深刻理解。

4

可讀性強，表述準確

全文語言簡潔明了，專業(yè)術(shù)語使用得當，復(fù)雜法律概念通過舉例說明變得易于理解。如用"部件A"的假設(shè)案例說明技術(shù)問題差異，使抽象理論具象化。

建議可補充兩方面內(nèi)容：一是結(jié)合人工智能領(lǐng)域特點，探討算法特征與技術(shù)特征交互對結(jié)合阻礙的影響；二是增加對"整體考量"原則的論述，說明審查員忽視最接近現(xiàn)有技術(shù)中其他特征時的論證策略。

（本文僅代表作者觀點，不代表知產(chǎn)力立場）

封面來源 | Pixabay 編輯 | 有得