最高法院：被訴侵權人是否實施使用商業秘密行為的司法審查思路

根據被訴侵權人研發情況、原告研發生產情況、被訴侵權人接觸可能性等因素，綜合認定被告是否使用原告商業秘密

閱讀提示：要求被告舉證，并不是一句輕描淡寫、無關痛癢的話，這意味著如果被告不能舉證，法院就會對其做不利的認定，甚至你可以將它理解為“法院即將開具的罰單”。在商業秘密案件中，除了審查原告主張的秘點是否構成商業秘密外，還有一個非常關鍵且無法繞過的問題，那就是如何認定被訴侵權人是否實施了侵犯商業秘密的行為。反法第九條規定了特定的侵犯商業秘密的情形，不同的侵權行為模式下法院審理認定思路存在不同。本期，李營營律師團隊根據多年來辦理商業秘密案件的經驗，結合近日最高人民法院審結的一則典型案例，與大家分享使用類型的侵權模式下，法院認定是否實施侵權行為的思路。

裁判要旨：被訴侵權人具有接觸秘點的可能性且被告提供的秘點與原告主張保護的秘點無實質區別的情況下，根據被訴侵權人研發情況、原告研發生產情況、被訴侵權人接觸可能性等因素，綜合認定被告是否使用原告商業秘密。

案情簡介：

1.原告長某公司成立于1998年7月28日，前身為湖南省某生命科學研究所，經營范圍包括研究、開發、生產、銷售藥品滋陰強生口服液、生物制品長某露等。長某公司自行研發了滋陰強生口服液藥品部分生產技術，并申請了相關專利，采取了保密措施。

2.韓某華為原告長某公司總經理，于2018年9月離職后入職被告匯某公司。李某梅為原告辦公室主任，于2018年8月離職后入職被告匯某公司。焦某賓為長原告生產制造部設備主管，于2018年10月離職后入職匯某公司。

3. 2017年10月24日，韓某華與案外人等共同入股成立匯某公司。2018年12月7日，匯某公司的股東變更為韓某華、李某梅，法定代表人變更為李某梅。

4.原告長某公司發現被告匯某公司生產銷售與“滋陰強生口服液”相似的產品，向工商部門舉報。后工商部門突擊檢查中發現匯某公司的生產規程與原告極為相似。原告隨后向長沙中院起訴，要求各被告立即停止侵權，賠償損失400萬。

5.原告委托鑒定機構對原被告的生產規程進行同一性鑒定，結論為實質相同。

6. 2023年，長沙中院一審認為原告秘點構成商業秘密，但認定匯某公司工藝規程與長某公司工藝規程不構成實質相同，未支持原告其他技術內容的保護訴求，判決各被告立即停止侵權，賠償損失226萬元。原告和被告均不服，上訴于最高人民法院。

7. 2024年1月，最高人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

案件爭議焦點：

匯某公司等被訴侵權人是否實施了使用涉案商業秘密的行為？

法院裁判觀點：

一、首先，審查清楚被告匯某公司是否存在不正當獲取涉案商業秘密的行為，這是審查被告是否使用涉案商業秘密行為的重要前提。

關于該點，最高人民法院認為，基于在案證據，韓某華、李某梅、焦某賓違反保密義務，向匯某公司披露涉案技術信息，匯某公司不正當獲取涉案技術信息具有高度蓋然性，一審法院認為匯某公司以不正當手段獲取了長某公司的涉案技術信息具有事實和法律依據。

二、其次，審查原告主張保護的秘點與被告自證來源的秘點是否存在實質區別。

最高人民法院認為，在匯某公司存在不正當獲取涉案商業秘密的行為，且匯某公司銷售的被訴侵權產品與長某公司“長某露”產品功效近似、匯某公司曾對外宣傳被訴侵權產品系長某公司“長某露”產品的升級產品的情況下，應由匯某公司承擔舉證責任，證明其實際實施的工藝規程與長某公司工藝規程不同。本案中，監測報告中記載的匯某公司制備被訴侵權產品的工藝規程與長某公司主張的秘點2、秘點6中黃精煮提工藝無實質性區別。

三、最后，接觸+相似均成立的前提下，被訴侵權人必須舉證證明其有合法來源。否則，法院將根據原告發展歷程、研發情況、研發證據、被告研發證據、被告接觸可能性對被告作出不利的認定。

最高人民法院認為，關于能否認定匯某公司制造被訴侵權產品的工藝規程使用了涉案技術信息。雖然匯某公司制造被訴侵權產品的工藝規程僅部分內容與長某公司主張的部分商業秘密構成實質相同，但是，根據在案證據依然應當認定匯某公司使用了涉案技術信息，對此，本院分析如下：首先，長某公司成立于1998年7月28日，前身為湖南省常德長某生命科學研究所，經營范圍包括研究、開發、生產、銷售藥品滋陰強生口服液、生物制品長某露等；其次，長某公司經過研究開發于2005年申請了涉案專利；2014年11月25日，獲得滋陰強生口服液藥品生產許可證；2017年7月3日，獲得GMP認證；長某公司編制了《滋陰強生口服液生產工藝規程》，2017年7月開始生產“長某露”牌滋陰強生口服液。顯然，長某公司“長某露”牌滋陰強生口服液產品從申請專利到推向市場，經歷了長達10多年的研究、開發過程。再次，2017年10月24日，韓某華與案外人龐某杰等共同入股成立匯某公司，二個月后，即2017年12月26日，匯某公司就印發了由李某梅審核、韓某華批準的匯某公司工藝規程，而對于該工藝規程的研發過程沒有提交任何證據予以證明。顯然，匯某公司工藝規程并非匯某公司自身研發成果。最后，由于韓某華、李某梅、焦某賓均系長某公司前員工且均參與過長某公司研發工作，該三人在獲取長某公司涉案技術信息之后，具有進一步研發改進生產被訴侵權產品的技術條件，結合被訴侵權產品與滋陰強生口服液系相似產品，且無論是匯某公司工藝規程還是監測報告中記載的匯某公司制備被訴侵權產品的工藝規程均包含有與涉案技術信息實質相同的工藝規程，因此，即使被訴侵權產品的工業規程有與涉案技術信息不同之處，也應當認定相關不同之處是在使用了長某公司涉案技術信息后的適應性調整和改變，這種適應性調整和改變本身就是對長某公司涉案商業秘密的使用行為。

綜上所述，最高人民法院認為，長某公司提交的在案證據能夠證明匯某公司制造被訴侵權產品的工藝規程使用了涉案商業秘密。

案例來源：

《湖南長某生物工程股份有限公司、湖南匯某生物科技有限公司等侵害商業秘密糾紛二審判決書》[案號：(2022)最高法知民終17號]

實戰指南：

一、商業秘密案件中，被告全程負有高度的舉證責任。無論在何種情況下，被告均負有自證清白的責任和義務，否則，一旦成立具有接觸可能性+相似這兩個條件，等待被告的就是敗訴+賠償命運。

如果原被告生產的產品系存在競爭關系的相似產品，此時，一旦法院認定被告以不正當手段獲取了原告的技術秘密，那么，就會認定涉案商業秘密確實存在被使用的風險，就會要求被告就其不存在侵犯商業秘密的行為承擔舉證責任。要求被告舉證，并不是一句輕描淡寫、無關痛癢的話，這意味著如果被告不能舉證，法院就會對其做不利的認定。例如，如果被告不能舉證其未不正當獲取，法院就會認定其存在不正當獲取的高度可能性。如果被告不能舉證其有合法來源，法院就會認定其無合法來源。如果被告不能舉證涉案產品的利潤率等財務數據，法院就會朝著對原告有利、對被告不利的方向認定被告獲利金額等等。所以，法院要求被告舉證絕對不是一句輕松的話，甚至你可以將它理解為“法院即將開具的罰單”。

二、被告舉證了技術的“合法來源”，絕不意味著可以“安全著陸”。

根據我們辦理大量商業秘密案件的經驗，在全面研究公開渠道下最高法院審理的商業秘密案件之后，我們法院，在商業秘密案件中，不管被告能不能提交“合法來源”的證據，也不管被告提交的技術來源是否與原告一致，內容是否實質相同，都難逃敗訴命運。這是因為，在法院看來，雖然被告提交的工藝規程與原告工藝規程存在較大差異，但被告工藝規程的編制人員均系原告前員工，無法達到高度排除被告單獨編制工藝規程以規避法律風險的可能性。在法律、司法解釋將證明不存在侵害商業秘密行為的舉證責任分配給涉嫌侵權人的情況下，被告應以公證、錄像等方式直接證明實際生產過程，其僅提交了書面的工藝規程尚不足以證明其不存在侵害商業秘密的行為，故被告應承擔舉證不能的不利后果，據此認定被告實際使用了涉案商業秘密。

三、商業秘密案件中，權利人在提交鑒定時一定注意提交鑒材的形式合法性和內容的完整性，在這個過程中，務必由專業的商業秘密律師介入，防止出現本案中法院對部分秘點不承認、不認定、不支持的情況。

本案中，原告實際上是擁有全套的涉案產品生產技術的，但是原告提交給鑒定機構和法院的《工藝規程技術控點》中卻缺少該公司工藝規程中關于龜∕魚提取物的相對密度、PH值、蛋白質含量、具體生產流程和工藝、收率/物料平衡計算方法及限度、原藥材消耗定額、輔料消耗定額、設備組合等具體、詳細的技術參數信息，直接導致文件上記載的內容與所主張保護的商業秘密存在明顯差異，法院對相應的鑒定意見未采信。因未發現檢材中記載有對應的技術信息，法院對缺少秘點載體的部分未支持。這就會導致原告的部分秘點已經被暴露，后續存在被他人“免費合法”使用。

專業背景介紹：李營營，北京云亭律師事務所律師，高級企業合規師，畢業于中國社會科學院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業資格，專注于與技術相關的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執行等實務領域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復雜案件，辦理案件標的金額超過百億元。李營營律師深耕知識產權民事糾紛和刑事犯罪領域多年，對涉知識產權（尤其是商業秘密民刑案件、與技術相關的合同糾紛）相關法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產權民事案件獲得判決的勝訴結果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理的多起被告客戶成功爭取法院判定不構成侵權的勝訴結果，代理多起被害企業成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結果；代理多起被告人/被告單位處理的涉商業秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業秘密體系建設領域，也具有豐富的項目經驗。協助多家企業客戶完成企業商業秘密保密體系運行情況的法律盡職調查，成功為多家企業客戶建設完善的商業秘密保密體系。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規則”“保全與執行”等公眾號發表與技術、商業秘密、公司實務、保全與執行等話題相關專業文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉載，廣受業內人士好評。李營營律師團隊一直致力技術保護和與技術有關的爭議解決，多年來深入研究技術委托開發合同、技術合作開發合同、技術轉化合同、技術轉讓合同、技術許可合同、技術咨詢合同、技術服務合同、技術培訓合同、技術中介合同、技術進口合同等與技術合同相關的爭議解決，在該特定領域內發布了數百篇專業文章，對技術合同糾紛案件有扎實并深入的研究，熟悉該領域內常見、多發的問題和爭議焦點，熟悉法院實務裁判規則，擅長擬定各類技術合同，能夠迅速精準識別合作的風險和合同漏洞，可以協助開發方或委托方提前控制好法律風險，提供風險應對方案、及時解決風險，推動技術項目安全高效運行。2022年，李營營律師結合多年來辦理大量執行審查類相關業務的經驗，以真實案例為導向，對各種業務場景下的主要法律問題、典型裁判規則、風險應對策略和解決方案建議進行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執行：執行異議與執行異議之訴實戰指南》。接下來，李營營律師團隊會陸續出版商業秘密實戰的相關書籍、技術合同糾紛實戰指南、不正當競爭實戰的相關書籍、知識產權犯罪的相關書籍。