美國得克薩斯州東區法院近期的一項判決，進一步闡明了羅德尼·吉爾斯特拉普法官（Judge Rodney Gilstrap）對于專利權人依據《歐洲電信標準協會知識產權信息聲明及許可聲明》（簡稱“ETSI許可聲明”）所作承諾的解釋。然而，這一裁決同時也引發了標準必要專利權利人方面的一些疑問。
一年多前，我們曾探討法國法和加州法將如何解釋專利權人依據ETSI許可聲明所作出的承諾。相關的深入分析可參見此處[1]，而發表于 IPWatchdog 上的摘要版本則見[2]此處。從宏觀層面來看，我們從兩個角度對該問題進行了探討：一是，在缺乏實施方參與的情形下，權利人是否仍可履行其義務；二是，履行該義務是否以實施方的積極配合為前提。
我們曾參考的一個判決是吉爾斯特拉普法官在HTC Corporation、HTC America Inc訴Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson Inc[3]一案中的備忘意見書與最終判決（案號：6:18-CV-00243-JRG，美國得克薩斯州東區法院，2019年），其判決要點如下（重點為原文所加）：
“最后，法院認為，根據法國法律，作為ETSI成員并依據其知識產權政策第6.1條提交許可聲明的一方，通過以下任一方式，即可履行其FRAND義務：（1）提出一項基于FRAND條款和條件的許可，或（2）本著誠信原則協商FRAND許可協議。”
針對這一裁決，我們曾指出，為履行向ETSI作出的承諾，“顯然并不需要實施方的參與，至少在通過提供FRAND許可來履行義務的情形下是如此。”此外，我們還指出，“即便實施方缺乏合作意愿，在某些情況下也可能滿足‘誠信協商’這一要素，例如，專利權人提出在合理條款和條件下進行仲裁；但這一點在該裁決中尚不明確。” 然而，考慮到吉爾斯特拉普法官的最新判決情況，事情似乎已經發生了變化。
關于義務解除的雙方立場
根據美國得克薩斯州東區馬歇爾分院于2024年1月22日作出的《備忘意見與裁定書》[4]（MEMORANDUM OPINION AND ORDER），法院審理了三星提出的《依據聯邦民事訴訟規則第44.1條[5]關于法國法的認定申請》。案件名稱為G+ Communications, LLC訴Samsung Electronics Co.、Samsung Electronics America, Inc.，案號：2:22-CV-00078-JRG（美國得克薩斯州東區法院）。三星所請求的認定之一為：
“法國法不允許標準必要專利聲明人單方面解除（從而規避）其不可撤銷的FRAND義務，包括其誠信協商的義務以及在FRAND條款下許可所聲明專利的義務。”
”
為支持其主張，三星援引了G+方專家的證言，指出其明確承認向ETSI作出的承諾具有不可撤銷性。此外，三星還引用了ETSI許可聲明中的“不可撤銷承諾”措辭，并指出G+并未引用任何允許該項承諾被解除的判例。
相反，G+主張如下：（1）“根據法國法，在存在互為對價義務的情況下，一方未履行義務將使對方有權免責”；（2）“三星與G+雙方均負有誠信協商達成 FRAND 許可的義務……一方未能誠信協商將導致另一方的協商義務被中止”；（3）“法國法確實為SEP權利人提供了一種永久解除其義務的機制。”關于第三點，G+的專家引用了《法國民法典》第1345-2條[6]作為依據。
對此，三星在其回復意見中試圖區分其自身專家的陳述：“在互為對價的義務關系中，一方未履行其義務時，另一方可以要求解除合同，或暫停履行其自身義務”（原文強調），三星認為此類原則不適用于FRAND授權流程，因為：“FRAND授權流程在本質上有別于典型的雙邊合同談判，其主要依賴于SEP權利人遵守其承諾，并最終達成一項在FRAND條款下的許可協議”， 而這也是三星方專家在證言中所強調的內容。
在隨后的再回復意見（sur-reply）中，G+對三星所提出的“普通雙邊合同原則不適用于向ETSI作出的承諾”的觀點提出了質疑。
得州法院的裁定
在某種意義上“折中處理”了雙方爭議，得克薩斯州法院認定：“在協商FRAND許可過程中，誠信協商義務可以被暫時中止”，理由是雙方專家均一致認為，在協商FRAND受限專利許可的過程中，雙方“均負有誠信協商的互為義務”，并且“一方未能履行其誠信協商義務時，另一方的義務可被中止”。法院在腳注中進一步解釋如下：
“需要明確的是，誠信協商義務的中止，等同于協商義務本身的中止。法院未發現任何法國或其他國家的法律依據，要求一方在其談判對象已淪為惡意協商行為的情形下，仍必須繼續與其進行談判。”
關于三星提出的“不可撤銷性”主張，吉爾斯特拉普法官認為，該主張依賴于對“不可撤銷”（irrevocable）一詞的不合理適用。此外，法院還指出三星關于“不適用普通雙邊合同原則”的立場缺乏支持（原文強調）：

“SEP權利人確實負有在FRAND條款下進行許可、并本著誠信協商此類許可協議的義務。這些義務的‘不可撤銷性’是指SEP權利人不能撤回或取消其義務。然而，這種不可撤銷的性質并不意味著這些義務是靜態的。三星未能援引任何法國法律依據，表明不可撤銷的承諾不能被中止。就此方面而言，三星的主張未能令法院信服。”
對該裁定的分析
雖上述裁定引發了諸多問題。
首先和最重要的，該裁定似乎顯著收窄了權利人滿足其向ETSI作出承諾的方式，而并未對此加以解釋。首先值得指出的是，該義務在文中被表述為“以FRAND條款許可[權利人]的標準必要專利的義務”（an obligation to license [a patent owner’s] SEPs on FRAND terms），而在另處又稱為“以 FRAND 條款許可一項標準必要專利的義務”（the obligation to license an SEP on FRAND terms）（以上均為原文強調）。然而，法院本身已承認許可談判“需要雙方共同參與”（即“兩個人才能跳探戈”）。結合吉爾斯特拉普法官的判決全文，其更準確的理解應是：專利權人向ETSI作出的承諾，是指其負有“本著誠信協商達成FRAND許可的義務”（原文強調）。該表述在判決中以不同措辭多次出現。盡管這一理解與HTC v. Ericsson一案中所確立的第二種履行方式是一致的，但我們的問題是：通過提供一份符合FRAND條款和條件的許可協議來履行義務的方式，究竟發生了什么變化？
更令人困惑的是，法院并未明確解釋義務“被中止”所帶來的后果。根據《備忘意見與裁定書》，“在一方當事人以誠信參與FRAND許可談判、而其交易對方卻惡意協商的情形下，中止該當事人的義務在實踐與邏輯上都是合理的”；“但當交易對方停止惡意行為后，達成FRAND許可的障礙即被移除，協商必須得以繼續（并本著誠信原則）進行。”（以上為原文強調）然而，如果法院將對ETSI的承諾解釋為包含對既往侵權行為免責的義務（如其此前曾如此認定，見此處[7]），而又無視實施方此前的不誠信行為，那么義務的中止不僅不能遏制“拒不許可”行為，反而會助長其發生。原因在于，與普通商品銷售合同不同，技術（即專利）早已被實施，因此，若實施方在拖延過程中仍不會因此失去按FRAND條款獲許的權利（例如，不會因故意侵權而面臨超FRAND賠償責任），那其就幾乎沒有任何激勵去主動支付許可費。也許是為了表明此項承諾并不適用于實施方在未誠信協商期間的行為，法院進一步指出，中止義務的作用在于“防止誠信一方被其對方利用”，并且“這種中止機制可以對抗……拒不許可行為（holding out）的影響”。對于拒不許可行為問題，吉爾斯特拉普法官指出：“拒不許可行為，是指標準實施方無視SEP權利人的要求，‘因為其被追究的概率極低’”；“若發生此類拒不許可行為，SEP權利人即有權尋求合法救濟。” 但這一“合法救濟”的具體含義卻并不明確。
最后，法院對ETSI承諾履行方式的收窄，似乎受到三星關于“不可撤銷性”主張的影響。恕難茍同：義務是否可撤銷，與該義務能否履行、進而得以解除或免責，并無直接關聯。舉例而言，一個人可以作出不可撤銷的承諾去給鄰居的馬烙印，但這并不意味著該義務不可通過履行方式解除，或因客觀障礙（例如鄰居拒不允許進入其土地）而免責。事實上，“不可撤銷性”僅意味著在缺乏合法抗辯理由的情況下，義務人不得單方面拒絕履行而不構成違約。
正如所羅門王早已明白的那樣，試圖把‘孩子劈成兩半’[8]終究只會兩敗俱傷。
補充說明：關于違反誠信協商義務在法國法下的可賠償損失
為內容完整起見，盡管與前述主要爭點無直接關聯，吉爾斯特拉普法官還根據三星的請求作出認定，認為根據法國法，在違反ETSI許可聲明所要求的誠信協商義務的情形下，訴訟費用及律師費屬于可賠償損失（原文強調）：
“在就一項已被納入采納標準的專利（即標準必要專利）進行許可談判的過程中，如果任一談判方（包括專利權人或標準實施方）未能誠信協商，從而導致無法達成一項符合公平、合理和非歧視（FRAND）條款的許可協議，那么未能誠信協商的一方需向另一方賠償因此違約所產生的任何合理損失，包括但不限于律師費用和訴訟成本。”
值得特別注意的是，這一誠信協商義務適用于專利權人，也同樣適用于聲稱希望獲得FRAND許可的標準實施方。
注釋：
[1]https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284149
[2]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/
[3]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf
[4]https://casetext.com/case/g-commcns-v-samsung-elecs-co-6?q=G%2B%20v.%20Samsung%202024&sort=relevance&p=1&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false
[5]https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-vi-trials/rule-44-1-determining-foreign-law/
[6]https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035281
[7]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[8]“把孩子劈成兩半”這個典故來源于《圣經·舊約·列王紀上》第3章，關于所羅門王斷案的著名故事。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司