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尚某訴柳州某塑料制品廠專利權宣告無效后返還費用糾紛案

——專利無效后對調解書已履行部分顯失公平的認定

入庫編號2023-13-2-172-001

關鍵詞民事 知識產權 專利無效決定 追溯力 調解書 顯失公平

基本案情

尚某系名稱為“紙碗或紙杯的筒紙片排版方法”、專利號為 200810233502.3的發明專利（以下簡稱涉案專利）專利權人。2018年10月31日，尚某以柳州某塑料制品廠侵害涉案專利權為由向廣西壯族自治區柳州市中級人民法院提起訴訟。2018年11月16日，根據雙方自愿達成的協議，法院制作了民事調解書：（一）柳州某塑料制品廠支付尚某涉案專利許可使用費22萬元（于2018年11月16日支付12萬元，于2019年8月10日前支付10萬元）；（二）尚某許可柳州某塑料制品廠在2018年11月16日至2020年12月31日期間，使用涉案專利生產同類型的產品。同日，柳州某塑料制品廠依據前述約定，向尚某支付了許可使用費12萬元。柳州某塑料制品廠未履行其余約定。2018年10月30日，案外人請求國家知識產權局宣告涉案專利權無效。國家知識產權局于2019年 4月3日作出第39740號無效宣告審查決定（以下簡稱涉案無效決定），宣告涉案專利權全部無效。該決定經過司法程序已經發生法律效力。柳州某塑料制品廠遂訴至廣西壯族自治區柳州市中級人民法院，主張涉案專利權無效宣告的決定應對涉案調解書具有追溯力，尚某應返還費用12萬元及其利息。

廣西壯族自治區柳州市中級人民法院于2021年4月18日作出的（2019）桂 02知民初11號民事判決：判令尚某因涉案調解書的履行而獲得的專利許可使用費12萬元，應予如數返還給柳州某塑料制品廠。尚某提出上訴，最高人民法院于2022年6月9日作出（2021）最高法知民終1986號民事判決：撤銷一審判決，駁回柳州某塑料制品廠的訴訟請求。

裁判理由

法院生效裁判認為：涉案調解書是對尚某與柳州某塑料制品廠在侵害發明專利權糾紛案中雙方自愿達成的以專利許可使用為形式的和解協議的確認，該協議約定了分期履行義務，其中第一期款項于2018年10月31日已經履行完畢，該部分的履行時間在涉案無效決定的決定日前，該無效決定對已經履行的部分沒有追溯力。專利法第四十七條第三款規定，依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。當專利被宣告無效之日前已支付的專利侵權賠償金、專利使用費、專利轉讓費與許可使用費總金額之比，明顯高于專利被宣告無效之日前實際使用專利技術的期間與整個許可使用期限之比的，則屬于該款中“明顯違反公平原則”。當然，對于是否存在返還的情形，應由被許可實施專利的人或被訴侵權人舉證證明。根據在案材料可知，涉案調解書是對雙方當事人在侵害發明專利權糾紛案中自愿協商達成的和解協議的確認，許可費用金額亦略低于涉案專利的其他侵權糾紛案判決的金額，且柳州某塑料制品廠也未能舉證證明該金額明顯超出正常范圍。同時，涉案調解書是在專利侵權糾紛案中達成的以專利許可使用為形式的和解協議，柳州某塑料制品廠在涉案專利被宣告無效之日前已支付的12萬元與許可使用費總金額22萬元之比，相對于柳州某塑料制品廠在涉案專利被宣告無效之日前已實際使用涉案專利技術的期間與涉案調解書約定的許可使用期限之比，尚屬合理，不存在顯失公平之情形。因此，尚某不返還柳州某塑料制品廠已經支付的12萬元許可費不屬于顯失公平的情形。

裁判要旨

宣告專利權無效前已經支付的專利許可使用費與許可使用費總額之比，明顯高于專利權被宣告無效前的許可期間與整個許可期限之比，當事人以不予返還明顯違反公平原則為由請求返還的，人民法院可予支持。

關聯索引

《中華人民共和國專利法》第47條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第47條）

一審：廣西壯族自治區柳州市中級人民法院（2019）桂02知民初11號民事判決（2021年4月18日）

二審：最高人民法院（2021）最高法知民終1986號民事判決（2022年6月9日）

信息來源：人民法院案例庫

編輯：李炫葵

校對：成彥彥

責編：黃麟茜

審核：陳泰婷