典型案例：商業(yè)秘密案件中，如何認(rèn)定消極使用行為？

被訴侵權(quán)人基于原告技術(shù)信息規(guī)避錯(cuò)誤研發(fā)路線(xiàn)，屬于消極使用行為

閱讀提示：商業(yè)秘密案件中，原告要想讓法院支持其訴訟請(qǐng)求，必須證明被告實(shí)施了具體的侵權(quán)行為。其中，最常見(jiàn)的一種侵權(quán)行為就是使用行為。那么，原告是否負(fù)有必須提交直接侵權(quán)證據(jù)的義務(wù)呢？原告如何舉證被告使用了原告的技術(shù)信息？如果被告沒(méi)有直接使用，只是進(jìn)行了參考，是否構(gòu)成侵權(quán)？本期，李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)多年來(lái)辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合一則典型案例，與大家分享。

裁判要旨：

被訴侵權(quán)人實(shí)際使用的信息系在涉案商業(yè)秘密信息基礎(chǔ)上修改、改進(jìn)而來(lái)，或者系基于涉案商業(yè)秘密信息規(guī)避錯(cuò)誤研發(fā)路線(xiàn)而得的，即便其與涉案商業(yè)秘密信息存在一定差異甚至完全不同，人民法院亦可以根據(jù)具體情況認(rèn)定被訴侵權(quán)人構(gòu)成對(duì)涉案商業(yè)秘密信息的改進(jìn)型使用或者消極使用。

案情簡(jiǎn)介：

1.原告某模具公司系某技術(shù)秘密獨(dú)占許可使用人，對(duì)該技術(shù)信息采取了相應(yīng)的保密措施，與員工簽訂的勞動(dòng)合同中包括保密條款。

2.被告呂某華從原告公司離職后，以其子名義開(kāi)辦被告某材料公司，又實(shí)際控制被告某精密模具公司，混同經(jīng)營(yíng)，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中招聘被告周某、蔡某群等原告公司的員工。

3.2018年6月28日，原告發(fā)現(xiàn)被告某材料公司、某精密模具公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售宣稱(chēng)具有其模具品牌技術(shù)背景的熱流道產(chǎn)品并實(shí)際造成原告客戶(hù)訂單數(shù)量減少，遂向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)。市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在行政執(zhí)法過(guò)程中委托北京某知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心就原告主張的涉案技術(shù)相關(guān)秘密點(diǎn)進(jìn)行鑒定，鑒定意見(jiàn)為具有非公知性。

4.原告認(rèn)為被告某材料公司、某精密模具公司在明知被告呂某華、周某、蔡某群系原告前員工的情況下，非法獲取并使用原告的技術(shù)秘密和經(jīng)營(yíng)秘密，遂向江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院起訴，要求判令:1.各被告立即停止侵權(quán)行為;2.某材料公司、某精密模具公司、呂某華共同賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用1000萬(wàn)元，周某就其中的300萬(wàn)元承擔(dān)連帶責(zé)任，蔡某群就其中的10(萬(wàn)元承擔(dān)連帶責(zé)任;3.各被告共同承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。

5.被告某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群共同辯稱(chēng):原告所主張的技術(shù)信息以及客戶(hù)信息均不符合商業(yè)秘密的構(gòu)成要件，其行為均不構(gòu)成侵權(quán)。

6.2021年5月13日，江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院判決：各被告立即停止侵害原告商業(yè)秘密的行為，被告某材料公司、某精密模具公司、呂某華共同賠償原告某模具公司經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用200萬(wàn)元;被告周某就前述第二項(xiàng)判決賠償金額中的100萬(wàn)元承擔(dān)連帶責(zé)任，被告蔡某群就前述第二項(xiàng)判決賠償金額中的50萬(wàn)元承擔(dān)連帶責(zé)任;駁回某模具公司的其它訴訟請(qǐng)求。

7.各被告以原告請(qǐng)求保護(hù)的信息不構(gòu)成商業(yè)秘密其從未使用過(guò)涉案秘密點(diǎn)，一審判決賠償數(shù)額過(guò)高為由提出上訴。

6.2023年6月14日，最高人民法院認(rèn)定原告主張的信息構(gòu)成商業(yè)秘密，并且各被告行為構(gòu)成使用行為，二審判決駁回上訴、維持原判。

（該案于2024年2月24日入選人民法院案例庫(kù)，屬于參考案例）

案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)：

某材料公司、某精密模具公司是否實(shí)際使用了涉案商業(yè)秘密？

法院裁判觀點(diǎn)：

一、商業(yè)秘密的“使用”，意味著涉案商業(yè)秘密被應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及其改進(jìn)工作、研究分析等。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯商業(yè)秘密民事案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》第九條的規(guī)定，被訴侵權(quán)人使用商業(yè)秘密的方式通常有三種，一是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中直接使用商業(yè)秘密，二是對(duì)商業(yè)秘密進(jìn)行修改、改進(jìn)后使用，三是根據(jù)商業(yè)秘密調(diào)整、優(yōu)化、改進(jìn)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。后兩種使用方式通常稱(chēng)之為改進(jìn)型使用和消極使用，雖然在這兩種情形下，被訴侵權(quán)人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)際使用的信息與涉案商業(yè)秘密會(huì)存在一定差異甚至完全不同，但其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)或研究分析等環(huán)節(jié)中依然使用了商業(yè)秘密，因此可能節(jié)約了研發(fā)成本或者采取了針對(duì)性策略，并據(jù)此獲取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，故應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定構(gòu)成使用商業(yè)秘密。

二、各被告之間存在非法獲取、非法披露行為，存在參考使用原告技術(shù)信息行為。被訴侵權(quán)人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)際使用的信息與涉案商業(yè)秘密會(huì)存在一定差異甚至完全不同，不影響被訴侵權(quán)人身份的認(rèn)定。

根據(jù)在案證據(jù)可知，呂某華開(kāi)辦某材料公司、借助某精密模具公司的主體資格以及在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中大量招聘某模具公司原員工，均是為了非法獲取并實(shí)際使用涉案商業(yè)秘密，在生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)存放的圖紙及資料內(nèi)容與某模具公司主張的技術(shù)秘密實(shí)質(zhì)一致，呂某華等人在向昆山市監(jiān)局所作的陳述中亦認(rèn)可加工裝配熱流道系統(tǒng)及噴嘴、分流板等組件參考了上述圖紙和資料，某材料公司銷(xiāo)售上述產(chǎn)品時(shí)還向客戶(hù)釋放類(lèi)似“某模具公司技術(shù)背景”的信息。另外，呂某華在經(jīng)營(yíng)某材料公司期間招聘蔡某群即是為獲取和使用蔡某群掌握的經(jīng)營(yíng)信息，蔡某群入職某材料公司后即將部分某模具公司客戶(hù)信息和產(chǎn)品報(bào)價(jià)資料披露給某材料公司，某材料公司通過(guò)案外公司轉(zhuǎn)售的部分終端客戶(hù)，亦是某模具公司的客戶(hù)，某材料公司還以“低于某模具公司模具同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格銷(xiāo)售”等用語(yǔ)對(duì)外進(jìn)行宣傳。據(jù)此，某材料公司、某精密模具公司已經(jīng)實(shí)際不當(dāng)獲取并使用了其獲取的商業(yè)秘密，現(xiàn)某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群僅以從葉某娥處提取的部分紙質(zhì)圖紙和電腦中未發(fā)現(xiàn)涉案技術(shù)秘密、其生產(chǎn)環(huán)境、實(shí)際加工工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶(hù)群體等都與某模具公司存在較大不同為由，主張涉案被訴行為不構(gòu)成商業(yè)秘密使用行為，不予支持。

綜上所述，最高人民法院認(rèn)為各被告構(gòu)成侵犯原告商業(yè)秘密，判決維持原判、駁回上訴人的上訴請(qǐng)求。

案例來(lái)源：

《某模具公司訴某材料公司、某精密模具公司、呂某華、周某、蔡某群侵害商業(yè)秘密糾紛案》-商業(yè)秘密改進(jìn)型使用、消極使用的認(rèn)定（該案于2024年2月24日入選人民法院案例庫(kù)，屬于參考案例）

實(shí)戰(zhàn)指南：

一、原告代理律師在論證被告構(gòu)成“消極使用”時(shí)應(yīng)注意什么？

原告在論證被告構(gòu)成消極使用時(shí)，注意搜集被告自認(rèn)或者證人證明被告企業(yè)在加工、生產(chǎn)中參考了原告的技術(shù)秘密的證據(jù)，這就是侵犯商業(yè)秘密行為中的“消極使用”證據(jù)。同時(shí)注意輔助搜集被告企業(yè)的宣傳行為帶有原告技術(shù)背景等字眼的證據(jù)，這樣可以與被告自認(rèn)或證人證言中的“消極使用”相互印證。在消極使用行為中，并不要求原被告的技術(shù)信息完全一致，絕大多數(shù)情況下原被告的技術(shù)信息表面對(duì)比是不同的，因此，被告如果以?xún)烧呒夹g(shù)信息不同主張其不構(gòu)成侵權(quán)，屬于無(wú)效抗辯。消極使用表現(xiàn)為在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、改進(jìn)、分析等環(huán)節(jié)中參考原告技術(shù)信息，起到了節(jié)約成本、縮短周期、提高效率的作用。法律打擊被告消極使用的行為，否則將鼓勵(lì)“彎道超車(chē)”的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

二、離職員工設(shè)立同類(lèi)企業(yè)和招聘原單位職工的行為都可以被論證為被告實(shí)施侵權(quán)行為的一部分。

本案中，最高人民法院首先論證了被告呂某華在設(shè)立同類(lèi)公司某材料公司和某精密模具公司的事實(shí)情況，目的是得出被告兩個(gè)公司與原告公司存在經(jīng)營(yíng)同類(lèi)業(yè)務(wù)的事實(shí)，與下一步論證設(shè)立人呂某華具體開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的措施是否合法形成邏輯鏈條。第二步，最高人民法院開(kāi)始論證呂某華設(shè)立兩個(gè)公司之后招聘活動(dòng)，注意這里的用詞，是招聘了大量原告的員工。這里的量詞能夠說(shuō)明呂某華以及兩個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)目的異常，因?yàn)橐患艺５钠髽I(yè)，在招聘時(shí)不會(huì)著重招聘特定企業(yè)來(lái)源的員工，以避免發(fā)生糾紛。被告兩家企業(yè)設(shè)立后大量招聘原告的員工，目的至少包括直接使用該員工在原告企業(yè)工作期間獲得的工作經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。此時(shí)，如果被告不能就此進(jìn)行合理性說(shuō)明和解釋?zhuān)ㄔ簩⑼贫ㄔ摯罅空衅竸?dòng)作的目的是為了非法獲取并實(shí)際使用原告的商業(yè)秘密。

三、商業(yè)秘密案件中的不正當(dāng)使用，并不需要直接證據(jù)證明。

很多人甚至很多律師，都以為商業(yè)秘密中的侵權(quán)行為必須要有直接證據(jù)證明。實(shí)際上，商業(yè)秘密中的侵權(quán)行為并不需要直接證據(jù)證明。原因大致有兩點(diǎn)：第一，是因?yàn)榍址干虡I(yè)秘密行為本身就很隱蔽，很難取證。可以從反法第九條中看出，4類(lèi)法定的侵權(quán)商業(yè)秘密都很難取證。第二，在如此難以取證的情況下，中央一直強(qiáng)調(diào)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)保護(hù)，司法就必須降低權(quán)利人的舉證難度，否則難以契合中央精神。根據(jù)我們多年來(lái)辦理大量技術(shù)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)，在絕大多數(shù)的民事案件中，原告都沒(méi)有直接證據(jù)證明被告直接使用原告的商業(yè)秘密，除非被告的技術(shù)信息與原告主張的完全相同。但是，法院基本上都是在多角度論證的情況下，對(duì)原告的技術(shù)信息進(jìn)行了保護(hù)。本案中法院的做法就代表了近年來(lái)我國(guó)司法實(shí)踐的情況，這也是最高人民法院將本案錄入人民法院案例庫(kù)作為參考案例的意義所在。

專(zhuān)業(yè)背景介紹：李營(yíng)營(yíng)，北京云亭律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，北京企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控研究會(huì)第二屆理事會(huì)理事，畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，民商法碩士（公司法方向），專(zhuān)注于民商事訴訟與仲裁、商業(yè)秘密民事與刑事、保全與執(zhí)行等實(shí)務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級(jí)高級(jí)人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件，辦理案件標(biāo)的金額超過(guò)百億元。在民事?lián)I(yè)務(wù)領(lǐng)域，李營(yíng)營(yíng)律師長(zhǎng)期帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)扎根深入研究擔(dān)保與反擔(dān)保訴訟案件相關(guān)的法律問(wèn)題和裁判規(guī)則。在擔(dān)保與反擔(dān)保領(lǐng)域，李營(yíng)營(yíng)律師根據(jù)長(zhǎng)期深入研究專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的積累成果，形成了近百篇專(zhuān)業(yè)研究文章，在交出版社陸續(xù)出版成書(shū)的同時(shí)在平臺(tái)上進(jìn)行發(fā)布，希望讀者能夠更多了解擔(dān)保與反擔(dān)保知識(shí)，避免使自己合法權(quán)益收到損害。同時(shí)，李營(yíng)營(yíng)律師辦理多件大額擔(dān)保案件，并取得良好效果。在商業(yè)秘密非訴項(xiàng)目方面，李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)可以有效協(xié)助企業(yè)完成與商業(yè)秘密相關(guān)的融資、債轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)深耕知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對(duì)涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密）相關(guān)法律問(wèn)題均有深入研究。截至目前，李營(yíng)營(yíng)律師在“法客帝國(guó)”“民商事裁判規(guī)則”“保全與執(zhí)行”等公眾號(hào)發(fā)表與商業(yè)秘密、公司實(shí)務(wù)、保全與執(zhí)行等話(huà)題相關(guān)專(zhuān)業(yè)文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉(zhuǎn)載，廣受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。2022年，李營(yíng)營(yíng)律師結(jié)合多年來(lái)辦理大量執(zhí)行審查類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，以真實(shí)案例為導(dǎo)向，對(duì)各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的主要法律問(wèn)題、典型裁判規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和解決方案建議進(jìn)行類(lèi)型化匯總和歸納，合著出版《保全與執(zhí)行：執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴實(shí)戰(zhàn)指南》。接下來(lái)，李營(yíng)營(yíng)律師團(tuán)隊(duì)會(huì)陸續(xù)出版商業(yè)秘密訴訟實(shí)戰(zhàn)的相關(guān)書(shū)籍、技術(shù)合同糾紛、擔(dān)保糾紛、合伙糾紛實(shí)戰(zhàn)相關(guān)書(shū)籍，以更好服務(wù)客戶(hù)。