走出去智庫（CGGT）觀察

337調查主要涉及知識產權侵權，也是美國貿易保護主義的一種常見形式，當下越來越多中國公司（尤其是深圳、上海等地區的科技公司、傳統制造業企業）被列為337被告，需在美國應訴。

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、高蓋茨律師事務所（K&L Gates LLP）合伙人George Summerfield認為，337調查因其立案快（通常為投訴人提交訴狀后30天后立案）的特點，中國被告（答辯人）若對其沒有一定了解，在收到訴狀時常覺措手不及、望而生畏，也擔心會產生高昂的應訴律師費。雖然此類訴訟確實耗時費力，但仍然有辦法可以控制成本。

中企如何應對美國337調查？今天，走出去智庫（CGGT）刊發George Summerfield的文章，供關注美國貿易訴訟的讀者參閱。

要點

1、與答辯人不同，投訴人必須在其負有舉證責任的每個問題上都勝訴，而答辯人只需在單個決定性問題上勝訴。答辯人可以質疑投訴人提供的證據，也可以提供肯定性辯護的證據。

2、雖然某些 ITC 調查可能無法找到被控不公平行為時的變更方案（例如，當被控盜竊商業機密時），但在許多情況下，評估涉訴產品是否存在設計變更方案是值得的。

3、在某些情況下，對答辯人而言，訴訟費用的可預測性（而非訴訟費用的具體數額）才是最重要的。但無論哪種情況，答辯人都應該與訴訟律師協商費用安排。

正文

簡介

美國國際貿易委員會（ITC） 是根據 1930 年《關稅法》第 337 條授權調查美國不公平進口行為的機構。通常而言，提交給 ITC 的案件涉及注冊知識產權侵權指控。但是，不公平進口行為也可以是“普通法”下的不公平行為，后者包括不公平競爭、商業機密盜竊、反壟斷等。若ITC認定存在不公平進口行為，其裁決的補救措施可以是禁止答辯人的相關產品進口到美國。

中國公司經常發現自己被列為 ITC 調查的答辯人。這些公司大多數是首次在 ITC 應訴，而且大多數是中小型企業。對于任何公司來說，在 ITC 應訴都是一項昂貴的事項。對于規模較小的公司來說，除非以具有成本效益的方式進行應訴，否則費用可能會昂貴得令人望而卻步。本文將討論中國公司作為答辯人應訴ITC調查時，應如何應對并有效控制 ITC應訴費用。

不要對所有事情都提起訴訟

與答辯人不同，投訴人必須在其負有舉證責任的每個問題上都勝訴，而答辯人只需在單個決定性問題上勝訴。答辯人可以質疑投訴人提供的證據（例如：投訴人聲稱專利侵權），也可以提供肯定性辯護的證據（例如：挑戰對方專利有效性）。答辯人在兩三個問題上均提出可信賴的勝訴立場的情況是比較少見的。換句話說，雖然答辯人可以對與 ITC 程序相關的每個問題提起訴訟，但這樣做通常會浪費資源。

舉例來說，投訴人需要證明涉訴不公平行為存在“進入美國的進口”。通常來說，“進口”的事實是沒有爭議的。在這種情況下，對“進口是否發生”提起訴訟，甚至“收集有關進口的證據文件”，可以說都是在做無效的努力。答辯人最好同意“進口”的確存在，這樣答辯人能夠分配更多資源專注于其他對其而言勝訴幾率更大的問題上。

盡快開始收集證據

一旦投訴人向 ITC 提起訴訟，該訴訟就會公開，答辯人很可能會知道該訴訟已提交。ITC 隨后將有 30 天的時間對立案進行投票，除一小部分案件外，大多數案件都會在30天后立案。只有在立案后，調查才會開始。在立案前的期間，答辯人可以開始收集投訴人必然會要求的證據。例如，在涉及專利侵權的調查中，答辯人應收集被指控侵權的設備或產品的相關資料。這種證據收集甚至可以在答辯人為自己聘請律師之前就開始。以這種方式利用立案前的期間搜集證據，有助于避免在立案后、事實調查和取證開始后才匆忙、臨時進行證據收集，后者時間壓力大、成本高。

仔細研讀訴狀

答辯人還可以有效利用立案前階段，在聘請律師之前，熟悉訴狀及其隨附文件。通常來說，案件中會涉及到的問題在訴狀及其隨附文件中都是顯而易見的。再者，答辯人研究訴狀中附帶的專利侵權分析首先就需要對投訴人主張的專利進行仔細的閱讀。那么在聘請律師之前就進行這些涉訴專利和侵權點的研究和閱讀，能夠在聘請律師后，幫助律師集中精力應對關鍵問題，從而至少節省律師方面的一些成本。

探索設計變更

雖然某些 ITC 調查可能無法找到被控不公平行為時的變更方案（例如，當被控盜竊商業機密時），但在許多情況下，評估涉訴產品是否存在設計變更方案是值得的。例如，當涉及專利侵權時，可以盡早考慮設計變更（即：變更為不侵權的設計）是否具有商業可行性。如果具有商業可行性，答辯人可以使用該設計變更方案與投訴人洽談、解決爭議，而無需 ITC 的裁決。如果投訴人不同意，那么答辯人可以在應訴早期就對涉訴產品進行設計變更，以獲得 ITC 的不侵權裁決。盡管投訴人對設計變更之前的原始設計提出了侵權指控，但ITC對設計變更作出的不侵權裁決允許答辯人將采取了該設計變更的產品出口到美國。

同樣，當答辯人被控商標侵權時，答辯人可以考慮更改其商標以避免侵權。如上所述，除非投訴人直接同意更改商標可解決雙方爭議，答辯人可將更改后的商標提交給 ITC 以獲得不侵權裁決。在這種情況下，答辯人可以節省大量費用，也能夠解決與原始被訴產品相關的侵權問題。

考慮多方復審（IPR）程序

IPR程序在美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（“PTAB”）進行。任何一方都可以在這種程序中質疑已頒發的美國專利的有效性。與在 ITC 前主張專利有效性抗辯時，挑戰方需要提供“清晰且有說服力的證據（clear and convincing evidence）”，而在IPR程序中，挑戰方僅需通過“優勢證據（preponderance of evidence）”來證明專利無效，承擔的舉證責任較小。這種IPR程序相對快捷（從提交申請到最終書面決定需要 18 個月），而且成本相對低廉。雖然 ITC 程序將繼續與IPR程序并行進行，但在IPR程序中若 PTAB 認定專利無效，通常會使ITC就該專利作出的任何救濟決定失效，換句話說，ITC程序中關于該IPR無效專利的救濟（如禁令、賠償等等）會被撤銷。IPR程序還可以讓答辯人在 ITC 案件中集中資源專注于挑戰對方的專利有效性，而不需要同時應對其他問題，從而為答辯人節省成本。此外，當投訴人針對多個答辯人提出侵權訴訟時，IPR程序可以為答辯人提供和解談判的籌碼。這是因為，如果投訴人不同意和解，IPR程序可能會導致投訴人的專利被宣告無效，這會對投訴人構成巨大的風險。

考慮盡早和解

在許多情況下，ITC 投訴人愿意以金錢條款（例如未來銷售的定期特許權使用費）解決未決訴訟。對于投訴人來說，這種金錢條款可能比繼續進行ITC訴訟、支付更多訴訟費更誘人，尤其是考慮到投訴人在ITC訴訟中最終可能會失敗。因此，向投訴人咨詢其愿意提供的和解條款總是值得的。顯然，答辯人永遠不需要一定同意其認為不可接受的和解條款，因此在ITC調查開始時征求投訴人的和解要約，對答辯人來說是沒有風險的。事實上，ITC 的每位行政法官都會在任何調查的初始安排會議上詢問雙方是否有機會討論和解。而且，如果和解確實達成，答辯人將節省其原本要為ITC訴訟花費的費用。

與律師協商費用安排

在某些情況下，對答辯人而言，訴訟費用的可預測性（而非訴訟費用的具體數額）才是最重要的。但無論哪種情況，答辯人都應該與訴訟律師協商費用安排。一種選擇是每個階段收取固定費用，即律師為案件的每個階段收取一定數額的費用。這樣一來可以確保答辯人該階段的費用不會超過商定的金額。另一種選擇是以成功費（success fee）換取小時費（hourly fees）的折扣。例如，律所可以在訴訟期間將其常規小時費用打七折 ，以換取在答辯人勝訴的情況下額外收取 40% 的所發生律師費作為成功費。這樣一來，答辯人及其律師就共同承擔了答辯人訴訟風險。上述這些選擇為似乎不可預測的、無限制的小時收費方案，提供了有利的替代辦法。

結論

對于沒有經驗的答辯人來說，在ITC 被提起訴訟可能是一件令人害怕的事情。雖然應訴 ITC 訴訟不可避免地會產生成本，但這些成本并非不受限制。如果及時、正確地實施本文討論的機制，則的確可以節省成本，而且可以大幅節省成本。

專家介紹

George Summerfield

高蓋茨律師事務所（K&L Gates LLP）合伙人。專利訴訟律師。曾擔任美國國際貿易委員會（ITC）不公平進口調查辦公室專職律師。

George擁有超過30多年的專利訴訟經驗，擅長處理美國國際貿易委員會(ITC)、專利審判和上訴委員會（PTAB）、聯邦地區法院和歐洲專利局的案件。他擁有扎實的技術背景和豐富的代理中國企業應訴經驗，曾在100多個案件中擔任首席專利訴訟律師。他的客戶包括多家財富500強公司，并擔任眾多大學和大學相關組織的法律顧問，負責美國聯邦巡回上訴法院和美國最高法院審理的知識產權案件。2024年，George被列為美國專利領域最佳訴訟律師（

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本文僅代表原作者觀點，不代表走出去智庫立場。

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