“明明我的產品也被授予了專利，為什么還是被認定為侵權？”被告在外觀設計專利侵權糾紛中，有時會主張自己生產、銷售的被訴侵權產品擁有外觀設計專利，因此其實施行為不會侵犯他人的專利權。被告的抗辯理由一定成立嗎？今天我們一起來看個案例。

基本案情

原告系“硅膠折疊杯”的外觀設計專利權人，該專利于2017年11月23日提出申請，于2018年6月15日獲得授權且目前處于有效狀態。原告發現被告在某電商平臺經營的網絡店鋪銷售與其外觀設計專利近似的產品，故以專利侵權為由訴至法院。經比對，被訴侵權設計與涉案專利在整體視覺效果上無實質性差異，法院依法認定被訴侵權設計與涉案專利構成近似，落入涉案專利權的保護范圍。

被告辯解被訴侵權設計已被授予外觀設計專利權，其生產、銷售被訴侵權產品的行為不應被認定為侵權。

根據法院查明事實，被訴侵權設計于2020年4月21日提出專利申請，被授予外觀設計專利權的時間為2020年10月27日，晚于涉案專利權的授權日。

涉案專利產品立體圖

被訴侵權產品立體圖

裁判理由

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第二十三條規定：“被訴侵權技術方案或者外觀設計落入在先的涉案專利權的保護范圍，被訴侵權人以其技術方案或者外觀設計被授予專利權為由抗辯不侵害涉案專利權的，人民法院不予支持。”本案中，涉案專利權屬于在先權利，因被訴侵權設計落入涉案專利權的保護范圍，故法院認定被告生產、銷售被訴侵權產品的行為構成侵權，對于其以被訴侵權設計已獲得外觀設計專利授權，不構成侵害涉案專利權的辯解意見，法院不予支持。

典型意義

在專利侵權糾紛中，即使被訴侵權設計或技術方案已獲得專利權，若其授權日晚于在先專利權的授權日，且落入在先專利權的保護范圍，法院仍將依法認定其構成侵權，獲得專利授權并不必然成為免除侵權責任的理由，實施獲得授權的專利仍然存在侵權風險。本案中法院結合原被告擁有專利權的實際情況以及專利授權時間的先后，依法認定被告構成侵權，保護了原告的在先專利權。

法官提示

我國對外觀設計專利申請審查采用初步審查制。初步審查制兼顧審查質量和審查效率，僅對外觀設計專利進行形式審查，審查范圍包括申請文件的形式審查、申請文件的明顯實質性缺陷審查等。經初步審查沒有發現駁回理由的，國家知識產權局就會作出授予外觀設計專利的決定。因此專利申請人在專利申請過程中應當進行充分的專利檢索和風險評估，避免侵犯他人的在先專利權。

既然初步審查制只進行形式審查，那么如何知道申請的專利是否與在先的專利構成近似或相同？此時就需要專利權評價報告來幫助判斷。專利權人、利害關系人或者被訴侵權人可以請求國家知識產權局對已授權公告的外觀設計專利作出專利權評價報告，申請人也可以在辦理專利權登記手續時作出該請求。國家知識產權局根據請求對相關外觀設計專利進行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細則規定的授權條件進行分析評價。因此，專利權評價報告能夠幫助確定專利的穩定性，并作為證明專利權具有新穎性和創造性的證據以輔助專利侵權訴訟。專利權評價報告也可以在專利權轉化、商業交易中作為證明專利含金量的依據。

來源：海南自由貿易港知識產權法院

▼ 往期熱文推薦 ▼

【溫馨提示】文中部分圖片來源網絡，版權歸屬原作者，若有不妥，請聯系告知修改或刪除。