作者 | 于安東 北京康信知識產權代理有限責任公司

在中國專利制度中，公眾若對專利申請或已授權專利提出反對意見，主要有以下兩種方式：提交公眾意見和提出無效宣告請求。其中，提交公眾意見適用于專利申請授權前，而提出無效宣告請求則適用于已授權的專利。

提交公眾意見的優勢已被廣泛認可，主要體現在以下兩個方面：

成本優勢

與無效宣告程序相比，提交公眾意見在資金成本和時間成本上更具優勢。

無效宣告程序通常需要投入大量資金用于調查、取證和法律程序，且整個過程可能耗時數年。而提交公眾意見則相對簡單快捷，無需復雜的法律程序和高昂的費用，能夠在專利審查的早期階段及時發現問題并提出意見。

舉證責任優勢

在專利審查過程中，舉證責任的分配是重要的影響因素。在專利申請的實質審查階段，舉證責任主要由申請人承擔。例如，申請人需要證明其技術方案的可行性和創新性，審查員則有權要求申請人提供進一步的證據或說明。

然而，在無效宣告階段，質疑專利中的實驗數據或其他問題時，舉證責任則完全落在無效請求人身上。此時，無效請求人需要提供可信的證據以證明專利存在實質性缺陷。在某些情況下，實驗的可信度、公證等問題都可能成為舉證的障礙，增加了無效宣告的難度。

由此可見，提交公眾意見是有利且重要的異議方式，尤其對于同領域的競爭者而言，能夠在專利審查的早期階段及時發現問題并提出意見，避免競爭對手獲得不合理的專利保護。

然而，在目前的實踐中，公眾意見的提交者（以下簡稱為“提交者”）往往過于關注缺乏新穎性和創造性的陳述，而忽略了一些細節。如果審查員同樣忽略了這些細節，當專利申請被授權后，提交者將在無效宣告階段面臨舉證責任的倒置，以及合議組更嚴格的審查。

因此，筆者基于實踐對提交公眾意見提出以下優化建議：

01

指出專利申請中的不合理之處

隨著技術的發展，人工智能（AI）已經可以在一定程度上幫助審查員理解技術方案，但仍然難以驗證某些內容的真實性。例如，申請人在實驗數據中可能對實施例性能有意夸大，或者在描述技術方案時存在不準確或誤導性的表述。

這些數據和表述可能對專利申請的審查結果產生重要影響。例如，對于簡單組合的技術方案或選擇性發明，如果審查員不采信相應的發明效果，且申請人無法進一步證明，那么相關的技術方案很有可能會被駁回。

在實質審查階段，提交者可以通過各種方式使審查員認識到專利申請中的不合理之處。提交者可以僅通過對工作原理的學術性闡述，也可以基于現有技術或公知常識中的內容。例如，如果申請人聲稱某技術特征能夠顯著提升性能，但現有技術或公知常識表明這種提升是不合理的，提交者可以提供相關證據以糾正審查員對技術方案的理解。這些意見可以幫助審查員更全面地了解專利申請的真實情況，避免被申請人的錯誤信息誤導。

02

解釋特征與技術方案的關系

在專利申請中，申請人有時會使用特殊名稱或概括方式來表達某一特征。這種表述方式可能給審查員理解技術方案帶來困難。提交者可以在公眾意見中解釋其與現有技術的關系。

如果是非正規的表達方式，提交者可以指明其不清楚，必要時應提供相關的證據。

典型的情況還包括參數或性能特征的限定。特定的參數或性能有時難以與現有技術中的常規參數或性能相比較，從而增加了判斷其創造性的難度。

例如，在拋光墊領域中申請人使用特殊參數正切δ來說明拋光墊的性能，而現有技術中很少使用該參數。對此，提交者應該詳細解釋組合物中各組分的作用機理，并證明正切δ與現有技術中的常規性能之間的聯系。避免使審查員受到特殊參數或性能的影響，而應當以組分與現有技術的實際關系作為判斷依據。

此外，某些參數或性能特征可能與特定的測試條件或應用場景密切相關，而這些條件在現有技術中可能并不常見，從而增加了比較的難度。應判斷申請人所要求的保護范圍是否具有合理性和可實現性。

如果實現某些性能實際上需要額外的復雜設備或條件，提交者可以指明其技術方案存在公開不充分的缺陷。

03

提供審查員不易獲取的證據

隨著人工智能（AI）技術的發展，相近的現有技術已經更容易被審查員獲取。然而，審查員可能無法獲取一些較為隱蔽或難以檢索到的證據。

提交者可以關注這些審查員不易獲取的證據，例如早期的文獻、小范圍公開的出版物、公開的產品信息等。這些證據可能對審查員的判斷起到關鍵作用。

此外，在評述創造性時，公知常識的舉證是審查員的一個難點。提交者可以提供一些不易查找的教科書、行業標準、技術手冊等，清楚注明其來源，以幫助審查員更好地理解和認定公知常識，從而更準確地判斷專利申請的創造性。

04

對發展線路和前沿技術的介紹

在一些新興技術領域，審查員可能對相關技術的發展線路和前沿技術不太熟悉。盡管AI可以梳理和介紹這些內容，但如何將它們與目標申請實際解決的技術問題相聯系，則需要提交者做更專業的解釋。

提交者可以重點對有影響的現有技術做出介紹，幫助審查員更好地了解相關技術的內在聯系，清楚地解釋基于所述技術領域的技術人員動機與啟示，使審查員能夠更全面地評估專利申請的技術先進性和創新性。

05

對發明信息的核實

除了技術方案本身，提交者還可以對發明信息進行核實，例如優先權和發明人。在申請文件中可能存在一些技術方案無法享有優先權，或者發明人不符合保密審查的要求。提交者可以提供相關證據，指出這些問題，幫助審查員更準確地判斷專利申請的合法性。

關于提交公眾意見的常見問題

對于提交公眾意見，外國客戶常提出以下問題：

問

何時為最佳的提交時間？

公眾意見可以在專利申請授權前的任意時間提交。筆者建議盡早提交公眾意見，最好在審查員發出第一次審查意見通知書之前。這樣可以確保審查員在檢索階段就注意到相關問題，從而更有效地影響審查結果。

此外，公眾意見可以多次提交，提交者可以根據后續審查員的審查意見或根據申請人提交的修改后的權利要求書及時補充提交新的公眾意見，進一步完善相關內容或提交新的證據。

問

審查員是否會考慮該公眾意見？

在公眾意見提交后，由于審查員不會對公眾意見給予回復，提交者擔心審查員是否會忽視已提交的公眾意見，或者過早提交是否會導致遺漏。對此，提交者無需擔心。在專利審查程序中，有完整的審查機制，任何中間文件都會被審查員考慮。然而，如果公眾意見是不合理或非優選的，審查員將不會采納。因此，提交者需要確保提交的公眾意見具有合理性和針對性，能夠為審查員提供有價值的參考。

問

是否可以與審查員溝通？

通常，審查員不會拒絕與提交者進行電話溝通，但也沒有義務向提交者解釋具體想法。因此，溝通可以嘗試，而且如果能夠進行良好的溝通，還可以根據審查員的反饋進一步提供所需要的解釋或證據。例如，如果審查員對某些技術問題有疑問，提交者可以提供更詳細的解釋或證據，幫助審查員更好地理解相關問題。

綜上所述，提交公眾意見是一種有利的異議方式。如果能夠提供清楚完整的意見，將更有助于審查員做出準確的判斷。提交者需要從審查員的角度考慮問題，知曉要點和難點所在，甚至要更多地考慮審查員可能忽視的內容。通過提供更有針對性和說服力的意見和/或證據，提交者可以更有效地影響專利審查的結果，維護自身和公眾的合法權益。

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（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）