最高法院：被訴侵權(quán)人是否實施使用商業(yè)秘密行為的司法審查思路

根據(jù)被訴侵權(quán)人研發(fā)情況、原告研發(fā)生產(chǎn)情況、被訴侵權(quán)人接觸可能性等因素，綜合認定被告是否使用原告商業(yè)秘密

閱讀提示

要求被告舉證，并不是一句輕描淡寫、無關(guān)痛癢的話，這意味著如果被告不能舉證，法院就會對其做不利的認定，甚至你可以將它理解為“法院即將開具的罰單”。在商業(yè)秘密案件中，除了審查原告主張的秘點是否構(gòu)成商業(yè)秘密外，還有一個非常關(guān)鍵且無法繞過的問題，那就是如何認定被訴侵權(quán)人是否實施了侵犯商業(yè)秘密的行為。反法第九條規(guī)定了特定的侵犯商業(yè)秘密的情形，不同的侵權(quán)行為模式下法院審理認定思路存在不同。本期，李營營律師團隊根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗，結(jié)合近日最高人民法院審結(jié)的一則典型案例，與大家分享使用類型的侵權(quán)模式下，法院認定是否實施侵權(quán)行為的思路。

裁判要旨

被訴侵權(quán)人具有接觸秘點的可能性且被告提供的秘點與原告主張保護的秘點無實質(zhì)區(qū)別的情況下，根據(jù)被訴侵權(quán)人研發(fā)情況、原告研發(fā)生產(chǎn)情況、被訴侵權(quán)人接觸可能性等因素，綜合認定被告是否使用原告商業(yè)秘密。

基本案情

1. 原告長某公司成立于1998年7月28日，前身為湖南省某生命科學(xué)研究所，經(jīng)營范圍包括研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售藥品滋陰強生口服液、生物制品長某露等。長某公司自行研發(fā)了滋陰強生口服液藥品部分生產(chǎn)技術(shù)，并申請了相關(guān)專利，采取了保密措施。

2. 韓某華為原告長某公司總經(jīng)理，于2018年9月離職后入職被告匯某公司。李某梅為原告辦公室主任，于2018年8月離職后入職被告匯某公司。焦某賓為長原告生產(chǎn)制造部設(shè)備主管，于2018年10月離職后入職匯某公司。

3. 2017年10月24日，韓某華與案外人等共同入股成立匯某公司。2018年12月7日，匯某公司的股東變更為韓某華、李某梅，法定代表人變更為李某梅。

4. 原告長某公司發(fā)現(xiàn)被告匯某公司生產(chǎn)銷售與“滋陰強生口服液”相似的產(chǎn)品，向工商部門舉報。后工商部門突擊檢查中發(fā)現(xiàn)匯某公司的生產(chǎn)規(guī)程與原告極為相似。原告隨后向長沙中院起訴，要求各被告立即停止侵權(quán)，賠償損失400萬。

5. 原告委托鑒定機構(gòu)對原被告的生產(chǎn)規(guī)程進行同一性鑒定，結(jié)論為實質(zhì)相同。

6. 2023年，長沙中院一審認為原告秘點構(gòu)成商業(yè)秘密，但認定匯某公司工藝規(guī)程與長某公司工藝規(guī)程不構(gòu)成實質(zhì)相同，未支持原告其他技術(shù)內(nèi)容的保護訴求，判決各被告立即停止侵權(quán)，賠償損失226萬元。原告和被告均不服，上訴于最高人民法院。

7. 2024年1月，最高人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

爭議焦點

匯某公司等被訴侵權(quán)人是否實施了使用涉案商業(yè)秘密的行為？

法院裁判觀點

一、首先，審查清楚被告匯某公司是否存在不正當獲取涉案商業(yè)秘密的行為，這是審查被告是否使用涉案商業(yè)秘密行為的重要前提。

關(guān)于該點，最高人民法院認為，基于在案證據(jù)，韓某華、李某梅、焦某賓違反保密義務(wù)，向匯某公司披露涉案技術(shù)信息，匯某公司不正當獲取涉案技術(shù)信息具有高度蓋然性，一審法院認為匯某公司以不正當手段獲取了長某公司的涉案技術(shù)信息具有事實和法律依據(jù)。

二、其次，審查原告主張保護的秘點與被告自證來源的秘點是否存在實質(zhì)區(qū)別。

最高人民法院認為，在匯某公司存在不正當獲取涉案商業(yè)秘密的行為，且匯某公司銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品與長某公司“長某露”產(chǎn)品功效近似、匯某公司曾對外宣傳被訴侵權(quán)產(chǎn)品系長某公司“長某露”產(chǎn)品的升級產(chǎn)品的情況下，應(yīng)由匯某公司承擔舉證責任，證明其實際實施的工藝規(guī)程與長某公司工藝規(guī)程不同。本案中，監(jiān)測報告中記載的匯某公司制備被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程與長某公司主張的秘點2、秘點6中黃精煮提工藝無實質(zhì)性區(qū)別。

三、最后，接觸+相似均成立的前提下，被訴侵權(quán)人必須舉證證明其有合法來源。否則，法院將根據(jù)原告發(fā)展歷程、研發(fā)情況、研發(fā)證據(jù)、被告研發(fā)證據(jù)、被告接觸可能性對被告作出不利的認定。

最高人民法院認為，關(guān)于能否認定匯某公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程使用了涉案技術(shù)信息。雖然匯某公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程僅部分內(nèi)容與長某公司主張的部分商業(yè)秘密構(gòu)成實質(zhì)相同，但是，根據(jù)在案證據(jù)依然應(yīng)當認定匯某公司使用了涉案技術(shù)信息，對此，本院分析如下：首先，長某公司成立于1998年7月28日，前身為湖南省常德長某生命科學(xué)研究所，經(jīng)營范圍包括研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售藥品滋陰強生口服液、生物制品長某露等；其次，長某公司經(jīng)過研究開發(fā)于2005年申請了涉案專利；2014年11月25日，獲得滋陰強生口服液藥品生產(chǎn)許可證；2017年7月3日，獲得GMP認證；長某公司編制了《滋陰強生口服液生產(chǎn)工藝規(guī)程》，2017年7月開始生產(chǎn)“長某露”牌滋陰強生口服液。顯然，長某公司“長某露”牌滋陰強生口服液產(chǎn)品從申請專利到推向市場，經(jīng)歷了長達10多年的研究、開發(fā)過程。再次，2017年10月24日，韓某華與案外人龐某杰等共同入股成立匯某公司，二個月后，即2017年12月26日，匯某公司就印發(fā)了由李某梅審核、韓某華批準的匯某公司工藝規(guī)程，而對于該工藝規(guī)程的研發(fā)過程沒有提交任何證據(jù)予以證明。顯然，匯某公司工藝規(guī)程并非匯某公司自身研發(fā)成果。最后，由于韓某華、李某梅、焦某賓均系長某公司前員工且均參與過長某公司研發(fā)工作，該三人在獲取長某公司涉案技術(shù)信息之后，具有進一步研發(fā)改進生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)條件，結(jié)合被訴侵權(quán)產(chǎn)品與滋陰強生口服液系相似產(chǎn)品，且無論是匯某公司工藝規(guī)程還是監(jiān)測報告中記載的匯某公司制備被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程均包含有與涉案技術(shù)信息實質(zhì)相同的工藝規(guī)程，因此，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工業(yè)規(guī)程有與涉案技術(shù)信息不同之處，也應(yīng)當認定相關(guān)不同之處是在使用了長某公司涉案技術(shù)信息后的適應(yīng)性調(diào)整和改變，這種適應(yīng)性調(diào)整和改變本身就是對長某公司涉案商業(yè)秘密的使用行為。

綜上所述，最高人民法院認為，長某公司提交的在案證據(jù)能夠證明匯某公司制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的工藝規(guī)程使用了涉案商業(yè)秘密。

案例來源：《湖南長某生物工程股份有限公司、湖南匯某生物科技有限公司等侵害商業(yè)秘密糾紛二審判決書》[案號：(2022)最高法知民終17號]

商密實戰(zhàn)指南

一、商業(yè)秘密案件中，被告全程負有高度的舉證責任。無論在何種情況下，被告均負有自證清白的責任和義務(wù)，否則，一旦成立具有接觸可能性+相似這兩個條件，等待被告的就是敗訴+賠償命運。

如果原被告生產(chǎn)的產(chǎn)品系存在競爭關(guān)系的相似產(chǎn)品，此時，一旦法院認定被告以不正當手段獲取了原告的技術(shù)秘密，那么，就會認定涉案商業(yè)秘密確實存在被使用的風險，就會要求被告就其不存在侵犯商業(yè)秘密的行為承擔舉證責任。要求被告舉證，并不是一句輕描淡寫、無關(guān)痛癢的話，這意味著如果被告不能舉證，法院就會對其做不利的認定。例如，如果被告不能舉證其未不正當獲取，法院就會認定其存在不正當獲取的高度可能性。如果被告不能舉證其有合法來源，法院就會認定其無合法來源。如果被告不能舉證涉案產(chǎn)品的利潤率等財務(wù)數(shù)據(jù)，法院就會朝著對原告有利、對被告不利的方向認定被告獲利金額等等。所以，法院要求被告舉證絕對不是一句輕松的話，甚至你可以將它理解為“法院即將開具的罰單”。

二、被告舉證了技術(shù)的“合法來源”，絕不意味著可以“安全著陸”。

根據(jù)我們辦理大量商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗，在全面研究公開渠道下最高法院審理的商業(yè)秘密案件之后，我們法院，在商業(yè)秘密案件中，不管被告能不能提交“合法來源”的證據(jù)，也不管被告提交的技術(shù)來源是否與原告一致，內(nèi)容是否實質(zhì)相同，都難逃敗訴命運。這是因為，在法院看來，雖然被告提交的工藝規(guī)程與原告工藝規(guī)程存在較大差異，但被告工藝規(guī)程的編制人員均系原告前員工，無法達到高度排除被告單獨編制工藝規(guī)程以規(guī)避法律風險的可能性。在法律、司法解釋將證明不存在侵害商業(yè)秘密行為的舉證責任分配給涉嫌侵權(quán)人的情況下，被告應(yīng)以公證、錄像等方式直接證明實際生產(chǎn)過程，其僅提交了書面的工藝規(guī)程尚不足以證明其不存在侵害商業(yè)秘密的行為，故被告應(yīng)承擔舉證不能的不利后果，據(jù)此認定被告實際使用了涉案商業(yè)秘密。

三、商業(yè)秘密案件中，權(quán)利人在提交鑒定時一定注意提交鑒材的形式合法性和內(nèi)容的完整性，在這個過程中，務(wù)必由專業(yè)的商業(yè)秘密律師介入，防止出現(xiàn)本案中法院對部分秘點不承認、不認定、不支持的情況。

本案中，原告實際上是擁有全套的涉案產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的，但是原告提交給鑒定機構(gòu)和法院的《工藝規(guī)程技術(shù)控點》中卻缺少該公司工藝規(guī)程中關(guān)于龜∕魚提取物的相對密度、PH值、蛋白質(zhì)含量、具體生產(chǎn)流程和工藝、收率/物料平衡計算方法及限度、原藥材消耗定額、輔料消耗定額、設(shè)備組合等具體、詳細的技術(shù)參數(shù)信息，直接導(dǎo)致文件上記載的內(nèi)容與所主張保護的商業(yè)秘密存在明顯差異，法院對相應(yīng)的鑒定意見未采信。因未發(fā)現(xiàn)檢材中記載有對應(yīng)的技術(shù)信息，法院對缺少秘點載體的部分未支持。這就會導(dǎo)致原告的部分秘點已經(jīng)被暴露，后續(xù)存在被他人“免費合法”使用的情況。

李營營律師提示：知識產(chǎn)權(quán)案件，尤其是商業(yè)秘密案件涉及證據(jù)保全、秘點的總結(jié)和確定、非公知的分析論證、采取合理保密措施的分析論證、非公知鑒定、同一性鑒定、損失鑒定、損失計算、侵權(quán)論證、證據(jù)規(guī)則的巧妙運用等多項復(fù)雜法律問題，案件本身難度大、綜合性強，稍有不慎就會滿盤皆輸。不管是原告還是被告，應(yīng)當聘請專業(yè)的、有豐富經(jīng)驗的商業(yè)秘密律師，為案件和自身合法權(quán)益保駕護航。記住，在知識產(chǎn)權(quán)案件，尤其是商業(yè)秘密案件中，沒有絕對的法律觀點。可以說每一個案件都有50%的勝訴率和50%的敗訴率，當事人如果聘請專業(yè)的商業(yè)秘密律師，就可以大大提升爭取另外50%勝訴的希望、降低另外50%敗訴的風險。

【聲明：本文系作者對人民法院在個案中裁判觀點的提煉總結(jié)，旨在幫助讀者快速了解司法實踐中法院在部分案件中處理具體法律問題的裁判規(guī)則，不代表作者對具體裁判觀點的認同，更不代表本文作者對某一具體法律問題的法律意見或法律觀點。由于查詢渠道受限且本文引用案例并非指導(dǎo)性案例，因此，本文中體現(xiàn)的裁判觀點不具有普遍的指導(dǎo)意義。同時，由于個案差異性極大，建議大家在具體案件辦理中，委托專業(yè)律師結(jié)合具體案件事實、具體法律規(guī)定，對具體案件中的具體法律問題進行分析論證，得出契合個案的正確結(jié)論。】

專業(yè)背景介紹：李營營，北京云亭律師事務(wù)所律師，高級企業(yè)合規(guī)師，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業(yè)資格，專注于與技術(shù)相關(guān)的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件，辦理案件標的金額超過百億元。李營營律師深耕知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對涉知識產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密民刑案件、與技術(shù)相關(guān)的合同糾紛）相關(guān)法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產(chǎn)權(quán)民事案件獲得判決的勝訴結(jié)果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理的多起被告客戶成功爭取法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果，代理多起被害企業(yè)成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結(jié)果；代理多起被告人/被告單位處理的涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業(yè)秘密體系建設(shè)領(lǐng)域，也具有豐富的項目經(jīng)驗。協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系運行情況的法律盡職調(diào)查，成功為多家企業(yè)客戶建設(shè)完善的商業(yè)秘密保密體系。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規(guī)則”“保全與執(zhí)行”等公眾號發(fā)表與技術(shù)、商業(yè)秘密、公司實務(wù)、保全與執(zhí)行等話題相關(guān)專業(yè)文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉(zhuǎn)載，廣受業(yè)內(nèi)人士好評。李營營律師團隊一直致力技術(shù)保護和與技術(shù)有關(guān)的爭議解決，多年來深入研究技術(shù)委托開發(fā)合同、技術(shù)合作開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)化合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)許可合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)培訓(xùn)合同、技術(shù)中介合同、技術(shù)進口合同等與技術(shù)合同相關(guān)的爭議解決，在該特定領(lǐng)域內(nèi)發(fā)布了數(shù)百篇專業(yè)文章，對技術(shù)合同糾紛案件有扎實并深入的研究，熟悉該領(lǐng)域內(nèi)常見、多發(fā)的問題和爭議焦點，熟悉法院實務(wù)裁判規(guī)則，擅長擬定各類技術(shù)合同，能夠迅速精準識別合作的風險和合同漏洞，可以協(xié)助開發(fā)方或委托方提前控制好法律風險，提供風險應(yīng)對方案、及時解決風險，推動技術(shù)項目安全高效運行。2022年，李營營律師結(jié)合多年來辦理大量執(zhí)行審查類相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，以真實案例為導(dǎo)向，對各種業(yè)務(wù)場景下的主要法律問題、典型裁判規(guī)則、風險應(yīng)對策略和解決方案建議進行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執(zhí)行：執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴實戰(zhàn)指南》。接下來，李營營律師團隊會陸續(xù)出版商業(yè)秘密實戰(zhàn)的相關(guān)書籍、技術(shù)合同糾紛實戰(zhàn)指南、不正當競爭實戰(zhàn)的相關(guān)書籍、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的相關(guān)書籍。