本文探討了《專利法實施細則》（2023修訂）中誠實信用原則作為獨立無效理由的爭議問題。作者主張該原則是獨立存在的無效理由，無需與其他實質性條款結合，并分析了其立法宗旨、法律依據及配套政策等。通過對比美國“不潔之手”原則及Therasense案確立的嚴格認定標準（欺騙意圖與重要性要件獨立且需高證明標準），為我國的誠實信用專利無效理由提出相關建議。

作者 | 董紅海 廣東廣和律師事務所律師&專利代理師、

合伙人

林　森 廣東廣和律師事務所律師&專利代理師

1

誠實信用原則和無效理由

2024年1月20日，新修訂的《專利法實施細則》（2023修訂）生效。

該實施細則第十一條明確規定，“申請專利應當遵循誠實信用原則。提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎，不得弄虛作假”。

同時，該實施細則第六十九條第二款列舉了十四個無效理由，其中明確包括了細則第十一條。即，實施細則第十一條是修訂后的實施細則增加的一個新的無效理由。

2

誠實信用原則

是否是獨立存在的無效理由

之所以提出這個問題，是因為實踐中對此爭議很大。一種觀點認為，實施細則第十一條的誠實信用原則是獨立存在的無效理由，不需要與其他實質性無效理由（如三性）結合起來，就可以作為獨立的依據而宣告專利無效。另一種觀點認為，誠實信用原則不是獨立的無效條款，必須與其他的實質性無效條款結合，才能作為無效的理由。

筆者是贊成第一種觀點的。即，誠實信用原則是獨立存在的無效理由，和其他十三個無效理由一樣。

贊成第二種觀點的應該是將誠實信用無效理由與其具體的外延混淆了。

認為誠實信用原則之所以不能成為獨立無效理由的依據有兩個。

一個是，從立法宗旨來說，我國專利法是為了“鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力”。因此，這應該決定了無效的主要理由是與宗旨適配的，如果發現授權后的專利無法實現前述宗旨，不符合授權的實質性條件，如缺乏三性，如說明書公開不充分等，就應該宣告這些權利要求無效。即，為了糾偏，其糾偏的標準和效果也必然是為宗旨服務的，是實質性的，不能是單純程序的。

另一個是，如果僅因為在申請過程中違反了誠實信用原則，實施了不誠信的行為，如發明人中塞入了非發明人，夸大了有益效果，就把專利無效掉，這就顯得過于嚴苛，也不符合專利法的宗旨。

但是，上述誠實信用原則不能成為獨立無效理由，必須與實質性無效理由結合使用的觀點似乎過于絕對，也與現行法律不符。

我國《專利法》和《實施細則》都明確規定，在申請專利過程中，必須遵守誠實信用原則，不得損害公共利益，不得侵犯他人的合法權益，不得弄虛作假。

而且，《專利法》第二十條第二款明確禁止濫用專利權及其法律后果；即，第二款規制的是壟斷和反壟斷行為，與第一款規制的不誠信行為是有明顯區別且不同的。因此，第二十條第一款應該可以完全解讀為“申請專利……應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益”。

將《專利法》第二十條第一款內容與《實施細則》第十一條“申請專利應當遵循誠實信用原則。提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎，不得弄虛作假。”結合起來，就可以毫無疑義得出如下結論：

• 法和細則都明確規定，在申請程序中，必須遵守誠實信用原則，而且都是獨立條款，不存在法無誠實信用原則的獨立條款，法必須依靠細則才能使得誠實信用原則成立的事實；

• 《專利法》第二十條第一款是針對知識產權壟斷行為以外的所有“不合法”行為的——形式上看起來合法，但實質上是非法的。這與美國基于衡平法而考慮衡平利益有異曲同工之妙。即專利法并沒有將誠實信用原則局限在反壟斷法范疇；

• 法和細則沒有任何條款明示或默示規定，誠實信用原則不能作為單獨的無效理由，反而赫然與其他無效理由并列存在。

認為誠實信用原則不能作為單獨的無效理由或依據，專利必須同時觸發其他無效理由，才能適用誠實信用原則的觀點，與法條競合本質上非常類似。但是，刑事法律中的法條競合（當然民法中也有競合現象）是以法條同時并列存在為前提條件的，以行為同時觸發兩種罪名為表現形式的。如以爆炸方式在公眾場所殺人，同時觸發了殺人罪、爆炸罪和危害公共安全罪三個罪名；擇其重罪如危害公共安全罪追究法律責任。比如，刑法規定了盜竊罪，同時又規定了盜竊槍支、彈藥罪，盜竊槍支、彈藥罪屬于特別規定。當行為符合盜竊槍支、彈藥罪的構成要件時，優先適用該特別法條。

這些都表明，申請中違反誠實信用原則的行為不僅不是下位無效理由（盜竊槍支罪之于普通的盜竊罪），還可能是上位理由。此外，惡意搶先申請他人技術，顯然違反了誠信原則，但技術本身是完全可以符合授權條件的。

綜上所述，無論是從法條還是其他部門法，抑或邏輯，都表明，誠實信用原則是獨立存在的無效理由，不是實質性無效理由的附屬無效理由。

3

誠實信用原則的目的、

“實施例”和舉證責任

專利法實施細則將違反誠實信用原則作為無效理由之一，其直接目的應該是打擊非正常申請。

與專利法實施細則同日頒布、同日生效的是《規范申請專利行為的規定》（以下簡稱“該規定”）。該規定第二條明確規定“不得違反《中華人民共和國專利法實施細則》第十一條的規定實施非正常申請專利行為”。即，該規定可以視為實施細則第十一條違反誠信原則的配套政策，是細則有關違反誠信原則的“實施例”。

該規定第三條采取列舉（7）＋兜底（1）方式，對違反誠信原則的非正常申請行為進行了定義。一一列舉如下：

1) 所提出的多件專利申請的發明創造內容明顯相同，或者實質上由不同發明創造特征、要素簡單組合形成的；

2) 所提出專利申請存在編造、偽造、變造發明創造內容、實驗數據或者技術效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現有技術或者現有設計等類似情況的；

3) 所提出專利申請的發明創造內容主要為利用計算機技術等隨機生成的；

4) 所提出專利申請的發明創造為明顯不符合技術改進、設計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護范圍的；

5) 申請人無實際研發活動提交多件專利申請，且不能作出合理解釋的；

6) 將實質上與特定單位、個人或者地址關聯的多件專利申請惡意分散、先后或者異地提出的；

7) 出于不正當目的轉讓、受讓專利申請權，或者虛假變更發明人、設計人的；

8) 違反誠實信用原則、擾亂專利工作正常秩序的其他非正常申請專利行為。

第1項和第6項，是對申請專利過程中的程序進行規制。更進一步的是對申請數量的規制，遏制非正常需求的專利申請數量。

第2至5項，是針對發明創造內容本身進行規制的。這四種類型應該是非正常申請中最常見的、高發事項：積極主動弄虛作假，無研發或無實質性研發工作而申請專利。這種弄虛作假的行為可能會體現在權利要求中，也可能不體現在權利要求中；如，有益效果、實驗數據的偽造，與創造性的評價直接關聯，但這種偽造通常不會直接體現在權利要求中，而是通過蒙蔽審查員而對有益效果做出誤判。

第7項嚴格來說也是程序性的，是對非正常轉讓權利和虛假發明人進行規制。

第8項是兜底條款。

如果將該規定解釋為實施細則的配套政策或“實施例”，可能會擴大無效理由，并導致后續的另外一種非正常申請——非正常無效申請。具體內容將在后續闡述。

除了前述的直接目的外，將違反誠信原則納入無效理由，將帶來其他有益效果。

首先，將大幅壓縮、節約社會成本。目前，非正常申請已導致社會成本無序急劇增長。根據騰訊網轉發《南方都市報》2023-11-08的新聞，我國審查員人數（含審協）已經超過2萬人，建立了北京、江蘇、廣東和湖北等7個審查協作中心。但與此同時，我國的專利審查周期呈持續下降趨勢，目前發明平均審查周期為16個月，位于5大局前列。

因此，可以預見，在大量非正常申請被排除的情況下，我國審查員人數和審查周期將會出現非常明顯的下降。社會成本也將大幅下降。

其次，專利質量將顯著提高。由于排除了虛假信息，如虛假試驗數據，虛假配方、工藝流程和虛假有益效果等，大量虛假的、無研發工作的發明創造將被遏制在門外，至少因為達摩克利斯之劍而心懷畏懼。相對應的，討論了三年之久的實用新型創造性初步審查程序，也同時塵埃落定。即，雖然實用新型的創造性標準在專利法中沒有更改一個字，但實用新型的明顯不符合創造性審查程序在實施細則和《專利審查指南》中都首次明確予以了規定。當然，在無效實務中，實用新型對比文件超過2篇的已經司空見慣了。由此可以看出，我國對專利質量尤其是實用新型質量的提升要求是全方位的，甚至略顯緊迫，不僅體現在實質性方面（無效對比文件），也體現在程序性方面（實施明顯不符合三性審查制度）。此外，我國提升實用新型質量的方式與日本和德國不同。由于本文不討論實用新型制度的存續問題，在此不再展開。

第三，打擊非正常審查，在申請過程中弘揚誠實信用原則，能顯著改善整個專利生態鏈，培固良性循環。專利生態鏈如果是逆向淘汰，優秀專利文件不可能批量、持續性出現，因為市場只需要顛勺抄河粉的，做滿漢全席的肯定無法生存。天天抄河粉的不是給錢就可以做出滿漢全席的。良好的生態鏈也不是突然給錢就可以培育出來的。

第四，隨著良好專利生態鏈的培固，專利質量的大幅提升，專利的價值也將逐步顯現。可以期待，未來的專利賠償額將顯著提升。

第五，誠實信用原則是民法中的帝王原則。其在專利法體系中再一次被強調和落實，將極大提升誠實信用原則在民法中的知名度和適用范圍。在某種意義上，是專利法對民法典的一種貢獻。

在適用誠實信用無效理由時，原則上不會發生舉證責任的轉移。因此，全部舉證責任應該由無效請求人承擔。具體論述請參見后續內容。

4

美國違反誠實信用原則

的不潔之手和專利的不可執行

與我國不同，美國專利法（35 U.S.C.）和實施細則（37 CFR）并沒有直接記載誠實信用原則（good faith）的條款。但是，與誠實信用原則有關的條款不少，且違反后的法律責任很重。最重的法律后果應該就是專利不可執行（unenforceable），其效果與專利被無效幾乎等同。

美國專利法體現誠實信用原則的條款如下：

• 35 U.S.C.§111（專利申請的提交要求）：要求申請人提交真實、完整的申請文件；

• 35 U.S.C.§115（發明人的宣誓或聲明）：要求發明人聲明其對發明的真實性負責，避免虛假陳述；

• 35 U.S.C.§251（再頒專利的限制）：禁止通過欺詐或誤導性行為獲取再頒專利。

美國專利法實施細則37 CFR§1.56（信息披露義務）明確規定了誠實信用原則的具體要求：

（1）信息披露聲明（IDS）義務

37 CFR§1.56(a)：

“與專利申請的遞交和審查相關的每個人（包括發明人、律師、代理人等）對USPTO負有坦白（candor）和誠實（good faith）的義務，必須披露已知的、與該專利申請可專利性實質相關的所有信息。”

未履行此義務可能導致專利被無效或無法實施。

37 CFR§1.56(b)：

定義了“重要信息”（material information），包括任何可能影響專利審查結果的現有技術（prior art）或相關文件。

（2）不正當行為（Inequitable Conduct）

如果申請人故意隱瞞重要信息或提供虛假陳述，可能構成不正當行為，導致：

• 在侵權訴訟中，被告可援引“不正當行為抗辯”使專利不可執行；

• 可能面臨USPTO的紀律處分或法律訴訟。

眾所周知，美國是案例法國家。在談到誠實信用與專利不可執行時，繞不開的一個案例就是Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011)。以下簡稱Therasense案。未注明出處的皆引自Therasense案。

案情簡介：

2004年3月，碧迪公司（Becton, Dickinson and Co.，簡稱“Becton”）在馬薩諸塞州地區法院起訴雅培公司（Abbott），請求法院宣告其不侵犯美國專利第6,143,164號（“'164專利”）和第6,592,745號（“'745專利”）。碧迪公司的涉案產品是其血糖試條產品BD Test Strip。

雅培公司隨后在加利福尼亞州北區法院對碧迪提起反訴，指控碧迪的試條侵犯了'164、'745以及551專利三項專利。此后，馬薩諸塞州地區法院將其受理的案件移交給加利福尼亞州北區法院合并審理。

2005年8月，雅培公司又起訴了碧迪的供應商諾瓦生物醫學公司（Nova Biomedical Corp.），指控其侵犯了雅培訴碧迪案中所主張的專利。同期，雅培還起訴了拜耳醫療有限公司（Bayer Healthcare LLC），指控其Microfill和Autodisc血糖試條侵犯了'551和'745專利。最終，加利福尼亞州北區法院將所有這些案件進行了合并審理。一審法院合并審理五個專利案件，顯然非常有利于雙方當事人，也極大提高了審判效率。

之所以雙方就雅培是否構成不正當行為發生爭議，是因為就其中一個技術特征“保護膜”在歐盟和美國專利申請中的表述不一致。在歐盟時說，該保護膜是可選的，但在美國申請時卻說是必須的。

一審判決雅培構成不正當行為，判決551專利不可執行。雅培不服，上訴至美國聯邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱“CAFC”）。

為此，CAFC做出了滿席判決（En banc），撤銷一審判決并發回重審。CAFC整個裁定基本圍繞著不正當行為的判斷標準進行。即，該判決重塑了不正當行為的判斷標準。

該案的重點在于不正當行為的判斷標準：欺騙意圖（intent to deceive）和重要性（materiality）。

首先，CAFC回顧了由美國最高法院在Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240（1933）和Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238（1944）案中創設的不正當行為作為侵權抗辯理由的歷史。并指出，當初Keystone當事人有偽造和刻意壓制證據的行為，如專利權人Keystone賄賂在先使用人而偽造使用協議；不僅如此，專利權人Keystone還到處起訴他人；在Hazel-Atlas案中，專利申請人做的更夸張，為了應對審查員“明顯無法克服”的駁回意見，代理律師竟然收買著名專家（William Clarke）在自己寫的將涉案申請吹噓為顯著進步的文章上署名。言下之意，CAFC認為Keystone和Hazel-Atlas兩位專利權人，在申請過程中實施了積極主動的惡意行為。

CAFC列舉的第三個案件是Precision，該案涉及專利權的轉讓。在明知轉讓人偽造證據的情況下，受讓人Automotive Maintenance Machinery仍試圖強制實施該受偽證污染的專利（Automotive公司發現該偽證行為卻未向PTO披露）。該公司通過與Larson達成私下和解，既取得Larson專利申請權又壓制偽證證據，最終同時獲得Larson和Zimmerman申請的專利。其明知Larson專利存在偽證瑕疵，仍試圖對第三方主張權利。為此，地方法院以“不潔之手”原則駁回Automotive的訴訟，第七巡回法院卻撤銷了一審原判，但最高法院最終推翻第七巡回法院判決，明確指出：鑒于專利權人不僅蓄意隱瞞已知偽證事實，更積極壓制證據并擴大偽證影響，駁回訴訟具有充分法律依據。

在Star Scientific Inc.訴R.J. Reynolds Tobacco Co. , （Fed. Cir. 2008）案中，首次確認了欺騙意圖和重要性兩個標準。

要成功援引不正當行為抗辯，被控侵權人必須證明專利申請人帶著特定意圖，對重要信息作出虛假陳述或故意遺漏而欺騙了美國專利商標局。被控侵權人必須以清楚且令人信服的證據（clear and convincing evidence）證明這兩項要素——即欺騙意圖和重要性。

如果被控侵權人完成其舉證責任，地區法院則必須權衡各方利益，以判定專利申請人在專利商標局的行為是否足以導致涉案專利完全不可執行。

在回顧歷史后，CAFC話鋒一轉，指出：本院注意到，早期適用“不潔之手”原則的判例并未確立任何重要性標準。需要說明的是，本院針對不正當行為所發展出的重要性要件，并未（也不可能）取代最高法院的先例。盡管不正當行為原則源于這些判例，但“不潔之手”原則仍可作為救濟手段，適用于最高法院判例中所涉的此類惡劣不當行為。即，CAFC認為自己在本案中創設的重要性要件并沒有違反最高法院的先例，只是對之前“懵懂”判決的補充和完善。

CAFC在陳述重要性要件是標準的獨立存在的一個要件之后，開始評述過去較為混亂的兩個要件適用情況。

CAFC指出：隨著不正當行為原則從不潔之手原則中衍生發展，關于欺騙意圖和信息重要性的認定標準歷經演變。在過去，本院對意圖要件的認定標準較為寬松，僅基于重大過失甚至普通過失即可滿足。

本院此前對信息重要性亦采取寬泛認定標準，依據專利商標局1977年修訂的《規則56》（筆者注：指實施細則）采用“理性審查員”（reasonable examiner）標準。

更為寬松的是，本院繼而將意圖要件與重要性要件置于“滑動標準”（sliding scale）之上。這一對不正當行為原則的修正，使得在重要性證據充分時可降低對意圖要件的證明要求，反之亦然。實際上，這一變更混淆并弱化了意圖與重要性兩項要件的認定標準。

CAFC在闡述了針對不正當行為的抗辯標準發展歷史和最初的設立意圖后，馬上指出了低標準帶來的弊端和可怕后果：

• 過度披露在先技術——害怕被指控不正當行為，申請人和代理人過度披露在先技術，卻不對其重要性作出說明，導致審查機關難以有效評估。

• 不正當行為指控已演變為重要的訴訟策略——該指控不僅能擴大取證范圍以審查專利申請前的企業行為，還可使原專利代理人不得參與專利權人的訴訟團隊。

• 導致專利的有效性被嚴重質疑，并將專利權人污名化為不誠信主體——由于該原則聚焦專利權人的道德瑕疵，并對其專利律師的聲譽造成毀滅性影響，它不僅阻礙和解進程，還會轉移對專利有效性與侵權問題實質審查的注意力。

• 加劇了專利侵權訴訟的復雜性、持續時間及成本——這類訴訟本就以復雜和高成本著稱。

• 不正當行為指控的“核武器化”——不正當行為的救濟堪稱專利法中的“核武器”，一旦成立將延伸至整個專利的其他權利要求，甚至其他的相關專利。與其他專利瑕疵不同，不正當行為既不能通過再頒程序彌補，也無法通過再審程序糾正。因此，不正當行為認定可能危及企業專利組合的相當大部分。

• 引發不正當競爭索賠和律師費——一旦認定存在不正當行為，還可能引發反壟斷和不正當競爭索賠。更重要的是，不正當行為指控的成立往往會使案件被認定為“特殊情形”，從而可能根據《美國法典》第35編第285條判付律師費。此類認定還可能觸發律師－客戶特權中的“犯罪或欺詐例外”原則。

對此，CAFC發出了這樣無奈的感慨：

鑒于上述深遠影響，不正當行為指控成為常見訴訟策略也就不足為奇。研究顯示，高達80%的專利侵權訴訟包含此類指控。不正當行為指控被過度使用，幾乎出現在每起專利訴訟中，嚴重擾亂了專利體系。在幾乎所有重大專利案件中指控不正當行為的做法，已然成為一場絕對的瘟疫。即便是聲譽良好的律師，似乎也不得不為充分維護客戶利益，以最薄弱的理由對其他聲譽良好的同行提出指控。

綜上所述，CAFC認為過低的不正當行為認定標準帶來眾多惡果：訴訟成本與復雜性攀升，和解幾率降低，法院負擔加重，PTO資源緊張，審查積壓加劇以及專利質量受損等。

為克服這些頑疾，CAFC認為必須重塑不正當行為的認定標準——提高對意圖要件和重要性要件的認定標準。

在給出自己在本案中的兩個高標準的欺騙意圖要件和重要性要件之前，CAFC引用了其他的在先案例，應該是說明自己在本案中提出的并不是首創，如Kingsdown和Molins。

CAFC認為，欺騙意圖和重要性是兩個相互獨立的要件，不能混為一談，也不能采用“滑動標準”（sliding scale）——即不得因重要性證據充分就降低對意圖要件的證明要求，反之亦然。更重要的是，法院不得僅憑信息重要性直接推定欺騙意圖成立。法院必須獨立于重要性分析之外，單獨評估欺騙意圖的證據。即使證明申請人知曉某項對比文件、應當認識其重要性卻未向專利商標局（PTO）提交，仍不足以認定存在特定欺騙意圖。即，兩個標準相互獨立，不能偏廢，不存在相互吸收或支撐的情形，必須同時滿足。否則，就不能認為不正當行為成立。簡言之，CAFC禁止在不正當行為判斷過程中綜合考慮欺騙意圖和重要性，只能單獨考慮這兩個要件，與禁令的頒布、版權侵權判斷等綜合判斷方法完全不同。

在論述完兩個要件必須獨立存在、獨立分析之后，就自然涉及到證明和證據事宜。

就欺騙意圖的證明，CAFC認為必須達到排除一切合理懷疑的程度。這一標準似乎類似于刑事案件的證明標準。

為此，CAFC進行了闡述，由于欺騙意圖的直接證據較為罕見，可從間接證據和情況證據（circumstantial evidence；筆者注：要求事實與結論之間存在合理的邏輯鏈條，不能簡單理解為間接證據）中推定意圖。然而，要達到“明確且令人信服的證據”標準，欺騙的特定意圖必須是“證據所能支持的最合理且唯一的推論”，必須“在所有情況下都足以支持欺騙意圖的認定”。為了進一步明晰欺騙意圖，CAFC強調，“應當知道”（should have known）的過失標準是不行的，必須采用“明知且故意”（knowing and deliberate）的標準。即，如果達不到“明知且故意”的標準，欺騙意圖就不能成立。顯然，CAFC在本案中明顯提高了欺騙意圖的認定標準，過去的過失標準至少推定標準顯然被拋棄了，必須采用積極主動的欺詐標準。

因此，當證據可得出多種合理推論時，則不得認定存在欺騙意圖。

由此可以看出，在主觀意圖的證明程度方面，CAFC將其提高到了一個前所未有的程度——幾乎等同于刑事案件中的詐騙、欺詐主觀要件標準。

就舉證責任的分配或是否發生舉證責任的轉移，CAFC認為，主張不正當行為的一方負有舉證責任，“在被控侵權人首先以明確且令人信服的證據證明達到欺騙意圖的最低證明標準之前，專利權人無需主動提供誠信解釋”。未對隱瞞重要對比文件的行為作出誠信解釋這一事實，其本身不足以證明存在欺騙意圖。

即，從反面，也可以說是針對實踐中被控不正當行為的最常見的表現形式，CAFC旗幟鮮明地排除了專利權人構成不正當行為的可能性——即使沒有本著誠實信用原則對隱瞞重要文件這一事實給出解釋，這一行為本身也不能認為就是不正當行為。

CAFC進一步反省，認為過去通過單純提高欺騙意圖的標準并沒有解決或遏制不正當行為指控的泛濫。如在Kingsdown案中，CAFC已經明確指出，“僅存在重大過失（gross negligence）不足以推定欺騙意圖”。但是，這些單獨提高主觀意圖標準的嘗試和努力并沒有取得期望中的結果。

這些不如意的現實促使CAFC要同時提高主觀的欺騙意圖標準和客觀的重要性標準。

為了闡述不正當行為指控中何為重要性，或者究竟什么行為具有重要性，CAFC引用了美國最高法院的一個案例進行說明（Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corp；以下簡稱Corona案）。

在Corona案中，專利權人提交了兩份宣誓書，虛假聲稱該發明已用于橡膠制品的生產，而實際上僅生產了橡膠測試板（test slabs）。最高法院認為，專利權人的虛假陳述不是專利授權的不可或缺因素（but-for cause）。因此，最高法院認為這種虛假陳述不具有重要性（immaterial），并拒絕推翻該專利的有效性推定。

因此，CAFC認為最高法院實際上在Corona案中就確立了“不可或缺重要性標準”（but-for materiality standard）。

就何謂不可或缺重要性，CAFC解釋到：作為一般原則，確立不正當行為所需的重要性標準應為“不可或缺重要性”標準（but-for materiality）。當申請人未向專利商標局（PTO）披露現有技術時，若PTO知悉該未披露的現有技術后將不會批準某項權利要求，則該現有技術即具有“不可或缺重要性”。因此，在評估被隱瞞文獻的重要性時，法院必須判定：倘若PTO知悉該未披露文獻，是否仍會批準相關權利要求。在進行此項可專利性判斷時，法院應采用優勢證據標準（preponderance of the evidence standard），并對權利要求作出最寬泛合理解釋（broadest reasonable construction）。

為了避免對重要性標準，更具體說是避免對該標準證明程度的理解錯誤，CAFC還專門強調，在多數情況下，權利要求的可專利性判斷與有效性認定結果一致——如果某權利要求在地區法院基于被故意隱瞞的文獻被正當宣告無效，則該文獻必然具有重要性，因為地區法院作出無效認定需滿足清晰且令人信服的證據標準（clear and convincing evidence），此證明標準高于PTO審查階段適用的標準。然而，即使地區法院未基于被故意隱瞞的文獻宣告權利要求無效，若根據PTO采用的差異化證據標準（優勢證據標準+最寬泛解釋權利要求；筆者注）該文獻足以阻止專利授權，則該文獻仍可能具有重要性。

簡言之，重要性的證明標準與審查時的授權標準相同，不能提高或降低。在某種意義上，CAFC模擬了該專利的審查程序和場景如在先對比文件，并模擬一個合情合理的審查員面對此情此景時，會做出不予授權的駁回決定。若做出了駁回決定，該被遺漏的信息、對比文件等就具有重要性，否則，不具有重要性。換句話說就是，模擬的是授權場景，不是無效場景；適用的證明標準是授權時的證明標準，不是無效時的證明標準。

CAFC強調不正當行為來源于衡平法的不潔之手，因此，救濟與不正當行為的嚴重程度要相當。鑒于不正當行為將導致整個專利（甚至專利族）不可強制執行，作為一般規則，該原則僅適用于專利權人的不當行為使其不當獲益——即獲得本不應授權的權利要求的情形。

盡管原則上必須證明存在“不可或缺重要性”（but-for materiality）才能滿足不正當行為中的重要性要件，但是，CAFC認為，有一種例外情形——當專利權人實施蓄意惡劣行為（affirmative egregious misconduct）時。即，當專利權人實施了蓄意惡劣行為時，如在Hazel案中專利權人實施了“精心策劃、周密執行的欺詐計劃”。這種情況下，就認為滿足了重要性要件的標準——無須再證明這種不當行為與授權之間的因果關系和是否具有不可或缺的重要性。

此外，CAFC還非常貼心地列舉了不是蓄意惡劣行為的兩種情況，推測其目的是專門用于遏制、消減專利侵權訴訟中被控侵權人的最常用的抗辯事由，同時，也從根本上消除達摩克利斯之劍，大大減輕審查員和專利申請人的工作量和成本：

• 單純未向PTO披露現有技術文獻；

• 未在宣誓書中提及現有技術文獻

之所以對蓄意惡劣行為例外，是為了賦予該標準必要的靈活性，以應對極端特殊情形。即，蓄意惡劣行為可以理解為是一種上位概念，不僅僅限于提交虛假的宣誓書、偽造的合同等。

小結：

為了解決不正當行為認定低標準及其帶來的頑疾，歷盡77年之后，CAFC決定提高認定標準，并明確指出該標準由兩個相互獨立要件組成：欺騙意圖和重要性。這兩個要件不能相互融合或彼此代替，只能被各自證明。

欺騙意圖必須是積極主動的欺詐行為，不能是過失行為，即使存在不誠信未能解釋隱藏文件的行為，也不構成欺騙意圖。

重要性的判斷標準是不可或缺標準，在申請過程中，如果審查員知曉了該信息將不會授予該專利，則重要性成立。

但是，也有例外，即，如果申請人實施了蓄意惡劣行為，則該行為重要性成立，無須再按上述標準證明其重要性。

5

我國誠實信用無效理由之思考

我國專利法實施細則首次引入了違反誠實信用原則的無效理由，其目的和有益效果是顯而易見的，但負面效益如是否會帶來另外一種形式的非正常無效申請，以及反作用于申請和審查工作等，是值得思考的。

美國專利申請中的不正當行為之引入，泛濫及失控，與其認定標準息息相關。

為此，筆者就我國的誠實信用專利無效理由提出如下建議：

• 主客觀相統一原則，缺一不可，且不能相互替代；

• 主觀意圖應該是明知且故意；

• 違反誠實信用的行為應與能否獲得授權直接相關，如編造、偽造、變造發明創造內容、實驗數據或者技術效果等；

• 不宜將該規定中的行為都納入無效理由中的非誠實信用行為，程序性的不誠信行為如虛增、虛列發明人不應作為無效理由；

• 一旦因不誠信行為專利被無效，權利人、代理人應受相應處罰，并賠償對方當事人的律師費、差旅費等合理開支。

知產力AI智能體點評

這篇文章具有較高的專業性和實踐價值，但也存在一些值得商榷之處。以下從邏輯結構、觀點論證和實踐意義三個維度進行簡評：

1

邏輯結構的亮點與不足

文章采用“立法分析-比較研究-建議提出”的遞進式框架，層次清晰。特別是通過對比中美制度差異（如美國“不潔之手”原則與我國《專利法實施細則》第11條的關聯性），凸顯了誠實信用原則的國際化視角。但第四部分對美國Therasense案的剖析略顯冗長，可精簡案例細節，強化與我國制度的對比分析。

2

觀點論證的突破性

作者明確提出“誠實信用原則應作為獨立無效理由”的立場，這一觀點具有創新性。其論證邏輯嚴謹：首先通過法條文本分析（《專利法》第20條與《實施細則》第11條的并列關系），證明立法意圖的獨立性；繼而駁斥“必須結合實質性條款”的觀點，指出其混淆了程序性違規與實體性缺陷的區別。但需注意，將刑事法條競合理論直接移植到專利無效領域，可能忽略知識產權制度的特殊性。

3

實務啟示的雙向性

文章敏銳指出誠實信用原則適用的正反效應：既可能遏制“非正常申請”（如編造實驗數據等實質性造假），也可能引發“非正常無效”的濫用風險。提出的五項建議中，“主客觀相統一”、“行為與授權直接關聯”等標準，與美國Therasense案確立的“欺騙意圖+不可或缺重要性”雙重要件形成呼應，對實務具有指導意義。但建議部分可更具體化，例如明確"明知且故意"的舉證標準（如是否需達到"清楚且令人信服"程度）。

總體而言，該文對新興法律問題的探討具有開創性價值，若能加強比較法深度和實操性分析，將更有利于指導實踐。未來可關注該無效理由在實用新型專利中的適用特殊性，以及AI輔助發明中誠信原則的邊界等延伸問題。

（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

封面來源 | Pixabay 編輯 | 有得