作者 | 于安東 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

在中國專利制度中，公眾若對專利申請或已授權(quán)專利提出反對意見，主要有以下兩種方式：提交公眾意見和提出無效宣告請求。其中，提交公眾意見適用于專利申請授權(quán)前，而提出無效宣告請求則適用于已授權(quán)的專利。

提交公眾意見的優(yōu)勢已被廣泛認(rèn)可，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

成本優(yōu)勢

與無效宣告程序相比，提交公眾意見在資金成本和時(shí)間成本上更具優(yōu)勢。

無效宣告程序通常需要投入大量資金用于調(diào)查、取證和法律程序，且整個(gè)過程可能耗時(shí)數(shù)年。而提交公眾意見則相對簡單快捷，無需復(fù)雜的法律程序和高昂的費(fèi)用，能夠在專利審查的早期階段及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出意見。

舉證責(zé)任優(yōu)勢

在專利審查過程中，舉證責(zé)任的分配是重要的影響因素。在專利申請的實(shí)質(zhì)審查階段，舉證責(zé)任主要由申請人承擔(dān)。例如，申請人需要證明其技術(shù)方案的可行性和創(chuàng)新性，審查員則有權(quán)要求申請人提供進(jìn)一步的證據(jù)或說明。

然而，在無效宣告階段，質(zhì)疑專利中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或其他問題時(shí)，舉證責(zé)任則完全落在無效請求人身上。此時(shí)，無效請求人需要提供可信的證據(jù)以證明專利存在實(shí)質(zhì)性缺陷。在某些情況下，實(shí)驗(yàn)的可信度、公證等問題都可能成為舉證的障礙，增加了無效宣告的難度。

由此可見，提交公眾意見是有利且重要的異議方式，尤其對于同領(lǐng)域的競爭者而言，能夠在專利審查的早期階段及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出意見，避免競爭對手獲得不合理的專利保護(hù)。

然而，在目前的實(shí)踐中，公眾意見的提交者（以下簡稱為“提交者”）往往過于關(guān)注缺乏新穎性和創(chuàng)造性的陳述，而忽略了一些細(xì)節(jié)。如果審查員同樣忽略了這些細(xì)節(jié)，當(dāng)專利申請被授權(quán)后，提交者將在無效宣告階段面臨舉證責(zé)任的倒置，以及合議組更嚴(yán)格的審查。

因此，筆者基于實(shí)踐對提交公眾意見提出以下優(yōu)化建議：

01

指出專利申請中的不合理之處

隨著技術(shù)的發(fā)展，人工智能（AI）已經(jīng)可以在一定程度上幫助審查員理解技術(shù)方案，但仍然難以驗(yàn)證某些內(nèi)容的真實(shí)性。例如，申請人在實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中可能對實(shí)施例性能有意夸大，或者在描述技術(shù)方案時(shí)存在不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)性的表述。

這些數(shù)據(jù)和表述可能對專利申請的審查結(jié)果產(chǎn)生重要影響。例如，對于簡單組合的技術(shù)方案或選擇性發(fā)明，如果審查員不采信相應(yīng)的發(fā)明效果，且申請人無法進(jìn)一步證明，那么相關(guān)的技術(shù)方案很有可能會(huì)被駁回。

在實(shí)質(zhì)審查階段，提交者可以通過各種方式使審查員認(rèn)識到專利申請中的不合理之處。提交者可以僅通過對工作原理的學(xué)術(shù)性闡述，也可以基于現(xiàn)有技術(shù)或公知常識中的內(nèi)容。例如，如果申請人聲稱某技術(shù)特征能夠顯著提升性能，但現(xiàn)有技術(shù)或公知常識表明這種提升是不合理的，提交者可以提供相關(guān)證據(jù)以糾正審查員對技術(shù)方案的理解。這些意見可以幫助審查員更全面地了解專利申請的真實(shí)情況，避免被申請人的錯(cuò)誤信息誤導(dǎo)。

02

解釋特征與技術(shù)方案的關(guān)系

在專利申請中，申請人有時(shí)會(huì)使用特殊名稱或概括方式來表達(dá)某一特征。這種表述方式可能給審查員理解技術(shù)方案帶來困難。提交者可以在公眾意見中解釋其與現(xiàn)有技術(shù)的關(guān)系。

如果是非正規(guī)的表達(dá)方式，提交者可以指明其不清楚，必要時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的證據(jù)。

典型的情況還包括參數(shù)或性能特征的限定。特定的參數(shù)或性能有時(shí)難以與現(xiàn)有技術(shù)中的常規(guī)參數(shù)或性能相比較，從而增加了判斷其創(chuàng)造性的難度。

例如，在拋光墊領(lǐng)域中申請人使用特殊參數(shù)正切δ來說明拋光墊的性能，而現(xiàn)有技術(shù)中很少使用該參數(shù)。對此，提交者應(yīng)該詳細(xì)解釋組合物中各組分的作用機(jī)理，并證明正切δ與現(xiàn)有技術(shù)中的常規(guī)性能之間的聯(lián)系。避免使審查員受到特殊參數(shù)或性能的影響，而應(yīng)當(dāng)以組分與現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)際關(guān)系作為判斷依據(jù)。

此外，某些參數(shù)或性能特征可能與特定的測試條件或應(yīng)用場景密切相關(guān)，而這些條件在現(xiàn)有技術(shù)中可能并不常見，從而增加了比較的難度。應(yīng)判斷申請人所要求的保護(hù)范圍是否具有合理性和可實(shí)現(xiàn)性。

如果實(shí)現(xiàn)某些性能實(shí)際上需要額外的復(fù)雜設(shè)備或條件，提交者可以指明其技術(shù)方案存在公開不充分的缺陷。

03

提供審查員不易獲取的證據(jù)

隨著人工智能（AI）技術(shù)的發(fā)展，相近的現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)更容易被審查員獲取。然而，審查員可能無法獲取一些較為隱蔽或難以檢索到的證據(jù)。

提交者可以關(guān)注這些審查員不易獲取的證據(jù)，例如早期的文獻(xiàn)、小范圍公開的出版物、公開的產(chǎn)品信息等。這些證據(jù)可能對審查員的判斷起到關(guān)鍵作用。

此外，在評述創(chuàng)造性時(shí)，公知常識的舉證是審查員的一個(gè)難點(diǎn)。提交者可以提供一些不易查找的教科書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)手冊等，清楚注明其來源，以幫助審查員更好地理解和認(rèn)定公知常識，從而更準(zhǔn)確地判斷專利申請的創(chuàng)造性。

04

對發(fā)展線路和前沿技術(shù)的介紹

在一些新興技術(shù)領(lǐng)域，審查員可能對相關(guān)技術(shù)的發(fā)展線路和前沿技術(shù)不太熟悉。盡管AI可以梳理和介紹這些內(nèi)容，但如何將它們與目標(biāo)申請實(shí)際解決的技術(shù)問題相聯(lián)系，則需要提交者做更專業(yè)的解釋。

提交者可以重點(diǎn)對有影響的現(xiàn)有技術(shù)做出介紹，幫助審查員更好地了解相關(guān)技術(shù)的內(nèi)在聯(lián)系，清楚地解釋基于所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員動(dòng)機(jī)與啟示，使審查員能夠更全面地評估專利申請的技術(shù)先進(jìn)性和創(chuàng)新性。

05

對發(fā)明信息的核實(shí)

除了技術(shù)方案本身，提交者還可以對發(fā)明信息進(jìn)行核實(shí)，例如優(yōu)先權(quán)和發(fā)明人。在申請文件中可能存在一些技術(shù)方案無法享有優(yōu)先權(quán)，或者發(fā)明人不符合保密審查的要求。提交者可以提供相關(guān)證據(jù)，指出這些問題，幫助審查員更準(zhǔn)確地判斷專利申請的合法性。

關(guān)于提交公眾意見的常見問題

對于提交公眾意見，外國客戶常提出以下問題：

問

何時(shí)為最佳的提交時(shí)間？

公眾意見可以在專利申請授權(quán)前的任意時(shí)間提交。筆者建議盡早提交公眾意見，最好在審查員發(fā)出第一次審查意見通知書之前。這樣可以確保審查員在檢索階段就注意到相關(guān)問題，從而更有效地影響審查結(jié)果。

此外，公眾意見可以多次提交，提交者可以根據(jù)后續(xù)審查員的審查意見或根據(jù)申請人提交的修改后的權(quán)利要求書及時(shí)補(bǔ)充提交新的公眾意見，進(jìn)一步完善相關(guān)內(nèi)容或提交新的證據(jù)。

問

審查員是否會(huì)考慮該公眾意見？

在公眾意見提交后，由于審查員不會(huì)對公眾意見給予回復(fù)，提交者擔(dān)心審查員是否會(huì)忽視已提交的公眾意見，或者過早提交是否會(huì)導(dǎo)致遺漏。對此，提交者無需擔(dān)心。在專利審查程序中，有完整的審查機(jī)制，任何中間文件都會(huì)被審查員考慮。然而，如果公眾意見是不合理或非優(yōu)選的，審查員將不會(huì)采納。因此，提交者需要確保提交的公眾意見具有合理性和針對性，能夠?yàn)閷彶閱T提供有價(jià)值的參考。

問

是否可以與審查員溝通？

通常，審查員不會(huì)拒絕與提交者進(jìn)行電話溝通，但也沒有義務(wù)向提交者解釋具體想法。因此，溝通可以嘗試，而且如果能夠進(jìn)行良好的溝通，還可以根據(jù)審查員的反饋進(jìn)一步提供所需要的解釋或證據(jù)。例如，如果審查員對某些技術(shù)問題有疑問，提交者可以提供更詳細(xì)的解釋或證據(jù)，幫助審查員更好地理解相關(guān)問題。

綜上所述，提交公眾意見是一種有利的異議方式。如果能夠提供清楚完整的意見，將更有助于審查員做出準(zhǔn)確的判斷。提交者需要從審查員的角度考慮問題，知曉要點(diǎn)和難點(diǎn)所在，甚至要更多地考慮審查員可能忽視的內(nèi)容。通過提供更有針對性和說服力的意見和/或證據(jù)，提交者可以更有效地影響專利審查的結(jié)果，維護(hù)自身和公眾的合法權(quán)益。

end

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場）