作為市場經(jīng)營主體的知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，在其運(yùn)營過程中，不僅要應(yīng)對其他普通市場主體所面臨的法律風(fēng)險，還因其所處行業(yè)的特殊性，面臨著諸多特有的法律風(fēng)險。這些風(fēng)險往往源于知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)對潛在風(fēng)險認(rèn)識的不足，從而無意中將自身置于風(fēng)險之中。
本文旨在展示知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)所面臨的潛在風(fēng)險，這些風(fēng)險輕則可能招致民事賠償、行政處罰，重則可能涉及刑事責(zé)任。文中所引用的一份份法院生效判決，意在向知識產(chǎn)權(quán)代理行業(yè)的從業(yè)者提示，這些風(fēng)險并非無中生有，而是確實存在。
一、詐騙犯罪風(fēng)險：虛構(gòu)材料騙取政府補(bǔ)貼
《刑法》第二百六十六條是關(guān)于詐騙罪的規(guī)定，針對詐騙公私財物的行為，根據(jù)數(shù)額大小及情節(jié)嚴(yán)重程度，將處以不同程度的刑事處罰，包括有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金或沒收財產(chǎn)。
在知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)的運(yùn)營過程中，偶有客戶出于獲取政府稅收減免政策或政策獎勵補(bǔ)貼的目的，要求代理機(jī)構(gòu)在未提供任何技術(shù)方案的情況下虛構(gòu)材料，以期獲得軟件著作權(quán)證書、專利等知識產(chǎn)權(quán)證明材料。然而，若知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)積極參與此類行為，將嚴(yán)重破壞市場秩序，損害國家和社會的利益，并可能涉嫌刑事犯罪。
在〔2024〕滬0151刑初34號案件中，李某作為某知識產(chǎn)權(quán)代理公司的經(jīng)營者，在獲悉某區(qū)政府對特定企業(yè)設(shè)有專項補(bǔ)貼資金政策后，為了非法獲利，代表公司與多家客戶企業(yè)簽訂了一系列協(xié)議。在客戶企業(yè)不提供必要的軟件著作權(quán)材料的情況下，李某通過購買軟件著作權(quán)、謊報企業(yè)技術(shù)人員數(shù)量占比、研發(fā)費(fèi)用占比以及高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入占企業(yè)同期總收入的比例等手段，幫助客戶企業(yè)虛假申請認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，從而使其能夠享受所在片區(qū)的專項補(bǔ)貼資金。此外，李某還通過上述方法為多家企業(yè)編寫了內(nèi)容虛假的申請書及申報材料，成功使這些企業(yè)獲評高新技術(shù)企業(yè)，并從中騙取了巨額補(bǔ)貼資金。根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定，李某及其公司的行為已構(gòu)成詐騙罪。最終，法院經(jīng)過審理，判決李某犯詐騙罪，并判處有期徒刑。
鑒于此，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)在實際經(jīng)營中，應(yīng)嚴(yán)格杜絕代客戶編造材料的情形發(fā)生，因為這涉及人身自由的法律風(fēng)險，任何一家知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)都經(jīng)受不起。
二、非正常專利申請風(fēng)險：合同無效及高額索賠
實踐中，有些知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)為委托人提供專利申請服務(wù)時，存在虛構(gòu)和編造申請方案的行為。隨著現(xiàn)行非專利申請政策的實施，此類行為引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)與委托人之間的合同爭議。對此類爭議，最高院已明確認(rèn)為此類合同無效。無效合同的后果是，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)不僅無法獲得因提供勞務(wù)而應(yīng)得的報酬，而且還可能因非正常專利申請而受到行政處罰。
在最高院審理的（2021）最高法知民終1068號案件中，涉及中山某公司與廣州某公司之間的專利代理合同糾紛。雙方簽訂有《知識產(chǎn)權(quán)合作代理協(xié)議》，中山某公司委托廣州某公司為其發(fā)明創(chuàng)造提供設(shè)計或技術(shù)代理服務(wù)，包括發(fā)明構(gòu)造的撰寫以及專利申請文件的提交等，直至獲得發(fā)明專利證書或申請被駁回為止。
合同履行后，廣州某公司向中山某公司提交了370件專利申請文件，其中327件已提交專利申請。然而，后續(xù)出現(xiàn)了部分專利申請被撤回、駁回或視為撤回等情形。中山某公司支付了5萬元定金后，余下的32萬元服務(wù)費(fèi)尚未支付，導(dǎo)致雙方發(fā)生爭議。廣州某公司向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，要求中山某公司支付剩余的服務(wù)費(fèi)32萬元。中山某公司則提起反訴，要求解除合同、返還已支付的5萬元服務(wù)費(fèi)，并索賠專利審查費(fèi)、托管費(fèi)、復(fù)制副證費(fèi)等損失。
最高院二審認(rèn)為，涉案的370件專利申請所涉及的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容均為虛構(gòu)和編造，雙方對此均有明確的認(rèn)知，并存在利用虛構(gòu)和編造的發(fā)明創(chuàng)造以獲取不正當(dāng)利益的主觀故意，因此判定該合同無效。基于合同無效的判定，二審法院駁回各方全部訴訟請求。同時，二審法院在確認(rèn)合同無效的基礎(chǔ)上，依法將本案涉嫌違法的線索移送至相關(guān)行政主管部門進(jìn)行處理。
三、惡意搶注商標(biāo)風(fēng)險：參與客戶惡意搶注他人商標(biāo)
商標(biāo)注冊服務(wù)是很多知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)。當(dāng)前，國家知識產(chǎn)權(quán)局正持續(xù)強(qiáng)化對非以實際使用為目的的商標(biāo)注冊行為，以及惡意搶注他人商標(biāo)行為的打擊力度。盡管如此，在商業(yè)運(yùn)營過程中，仍有個別知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)會直接或間接地與客戶共同從事上述非法活動。此類行為侵犯了其他市場競爭主體的合法權(quán)益，可能導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)遭受民事賠償及行政處罰的嚴(yán)重后果。
在浙江省高級人民法院〔2024〕浙民終234號案件中，二審法院認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》第十九條的規(guī)定，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循誠實信用原則，遵守法律、行政法規(guī)。本案中，細(xì)某公司作為專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，本應(yīng)合法合規(guī)開展業(yè)務(wù)，卻在侵權(quán)事件中起到策劃、引導(dǎo)作用，直接參與布局謀劃，明知可能侵害他人商標(biāo)權(quán)，仍為當(dāng)事人提供侵權(quán)標(biāo)識購買、注冊服務(wù)，屬于非正常代理行為。
主觀上，細(xì)某公司作為專業(yè)代理機(jī)構(gòu)，具備高專業(yè)能力，對商標(biāo)侵權(quán)判斷應(yīng)有更高的注意義務(wù)。鹿王公司注冊商標(biāo)知名度高，其接受委托時應(yīng)盡初步檢索審查義務(wù)，注意到侵權(quán)標(biāo)識與權(quán)利商標(biāo)高度近似，極有可能侵權(quán)。客觀上，細(xì)某公司為委托人提供侵權(quán)代理方案，行為超出正常經(jīng)營范疇。從其工作人員與當(dāng)事人的聊天內(nèi)容看，為二人提供多種侵權(quán)標(biāo)識供選擇，并積極提出注冊、購買侵權(quán)標(biāo)識的建議，在中國香港注冊公司、選擇侵權(quán)標(biāo)識、購買或申請注冊侵權(quán)標(biāo)識等問題上起實質(zhì)性引導(dǎo)作用。被訴侵權(quán)標(biāo)識的產(chǎn)生、使用及侵權(quán)模式架構(gòu)均離不開其策劃安排。盡管細(xì)軟智谷公司并非商標(biāo)直接注冊者，但其行為違背了誠實信用原則及職業(yè)道德，具有不正當(dāng)性，實質(zhì)性主導(dǎo)、參與侵權(quán)行為實施，應(yīng)承擔(dān)全部侵權(quán)責(zé)任。
面對此類商標(biāo)搶注行為，實際使用被搶注標(biāo)識的主體遭受了嚴(yán)重的損害。目前，筆者正著手處理類似的案件，要求商標(biāo)搶注者及其長期為商標(biāo)搶注者提供商標(biāo)注冊服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，訴請金額也超百萬。
四、簽字真實性審核風(fēng)險：專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽字真實性未加審核
在知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營中，為客戶提供專利轉(zhuǎn)讓等中介服務(wù)是常見業(yè)務(wù)。當(dāng)面對專利權(quán)人為自然人的情況，代理機(jī)構(gòu)需格外謹(jǐn)慎，務(wù)必核實專利權(quán)人的身份，并要求其在經(jīng)辦人員見證下親筆簽名。這一步驟至關(guān)重要，否則可能會因虛假簽名而給代理機(jī)構(gòu)帶來麻煩。
以最高人民法院（2022）最高法知民終2926號案為例，中某公司偽造了涉案實用新型專利的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《解除委托關(guān)系聲明》及楊某簽名，擅自委托環(huán)某專利所將涉案專利轉(zhuǎn)移至其名下，其行為顯然具有侵權(quán)故意。而環(huán)某專利所作為專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)，在接受中某公司委托辦理專利轉(zhuǎn)讓過程中，未能盡到應(yīng)有的審慎審查義務(wù)。在楊某本人未到場的情況下，環(huán)某專利所未對楊某的簽名真實性進(jìn)行核實，導(dǎo)致涉案專利在未獲楊某本人同意的情況下被變更至中某公司名下，存在明顯過失。
在涉案專利權(quán)被登記于中某公司名下期間，由于中某公司管理不善，未及時繳納年費(fèi)，最終導(dǎo)致涉案專利權(quán)終止且無法恢復(fù)。中某公司未對專利權(quán)的維持盡到善良管理責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。而中某公司偽造楊某簽名的故意行為與環(huán)某專利所疏于對簽名真實性核查的過失行為相互疊加，共同導(dǎo)致了涉案專利權(quán)在違背楊某真實意愿的情況下被非法轉(zhuǎn)移至中某公司名下的損害結(jié)果。這兩項行為均與損害結(jié)果存在法律上的因果關(guān)系。
盡管導(dǎo)致專利權(quán)終止的直接原因是中某公司未及時繳納年費(fèi)，但環(huán)某專利所未盡到審慎審查義務(wù)，使得專利權(quán)被非法變更至中某公司名下，這一過失行為同樣是導(dǎo)致專利權(quán)終止不可忽視的原因。因此，環(huán)某專利所應(yīng)對其過失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
該案例明確指出，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)在接受委托辦理專利人變更等重要專利著錄項目變更時，應(yīng)嚴(yán)格履行審慎審查義務(wù)，核實委托事項是否系當(dāng)事人的真實意思表示。如未能盡到合理審慎的審查義務(wù)，代理機(jī)構(gòu)需對由此直接或間接導(dǎo)致的權(quán)利人損害承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
五、商業(yè)秘密泄密風(fēng)險：非法披露客戶前雇主商業(yè)秘密
我國正持續(xù)加強(qiáng)對商業(yè)秘密的保護(hù)，相應(yīng)地，涉及商業(yè)秘密的訴訟案件數(shù)量亦呈上升趨勢。一種常見的侵權(quán)模式是技術(shù)人員離職后，將所掌握的前雇主的商業(yè)秘密轉(zhuǎn)交給新雇主，并通過專利形式予以公開。此類行為已構(gòu)成對前雇主商業(yè)秘密的侵犯。在專利申請流程中，若知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)明知或應(yīng)知已離職技術(shù)人員存在商業(yè)秘密侵權(quán)行為，卻仍積極參與專利文件的撰寫與公開，司法機(jī)關(guān)在處理相關(guān)民事乃至刑事案件時，已傾向于要求知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
為有效應(yīng)對前述風(fēng)險，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)首先，應(yīng)嚴(yán)格審查技術(shù)方案的關(guān)聯(lián)性。知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)核查新專利申請的發(fā)明人，以及其先前在前雇主處提交的專利（申請）方案，若發(fā)現(xiàn)前后技術(shù)方案具有高度關(guān)聯(lián)性，應(yīng)向客戶明確指出專利申請可能涉及的法律風(fēng)險。其次，在識別技術(shù)方案可能涉及商業(yè)秘密泄露的風(fēng)險時，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)向客戶詳細(xì)闡述可能面臨的法律后果，這包括但不限于民事賠償責(zé)任、行政處罰責(zé)任乃至刑事責(zé)任。最終，若客戶在充分理解風(fēng)險的前提下仍堅持申請專利，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)在與客戶簽訂代理合同時，應(yīng)確保合同中明確客戶對其提供的技術(shù)資料合法性負(fù)責(zé)，借此，若發(fā)生商業(yè)秘密糾紛時，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)可以此作為主觀無過錯的證據(jù)。
六、無效宣告違規(guī)風(fēng)險：隨意指定無效宣告請求人
《專利代理條例》第十八條規(guī)定，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)及專利代理師不得以自身名義申請專利或請求宣告專利權(quán)無效。
在專利侵權(quán)訴訟或?qū)＠麢?quán)屬糾紛中，被告往往會啟動專利無效宣告程序，出于訴訟策略的考量，被告時常不愿意以自身名義提出無效宣告請求，因此會請求知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)代為指定無效宣告請求人。然而，在此過程中，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)或?qū)＠韼熆赡軙闷溆H屬或朋友的身份，以他們的名義提出專利無效宣告申請。此類行為亦屬于違反《專利代理條例》第十八條規(guī)定的行為。
最高院在（2022）最高法知行終716號案件中認(rèn)定，基于現(xiàn)有證據(jù)，在張某無法對此作出合理解釋的情況下，可以初步判斷上述無效宣告請求是由范某詳及其所在的知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)恒某公司為了規(guī)避《專利代理條例》第十八條的規(guī)定，以范某詳母親張某的名義提出的無效宣告請求。該行為涉嫌實質(zhì)違反《專利代理條例》第十八條的規(guī)定。對于實質(zhì)違反《專利代理條例》第十八條規(guī)定的行為，其本質(zhì)是以合法形式掩蓋規(guī)避法律的目的，擾亂了專利代理秩序，并可能涉嫌濫用專利權(quán)無效宣告程序以謀取不當(dāng)利益，這與專利權(quán)無效宣告程序旨在發(fā)揮社會公眾糾錯作用的立法目的相悖，依法應(yīng)當(dāng)予以規(guī)制。
在此需要強(qiáng)調(diào)的是，依據(jù)《專利代理條例》相關(guān)規(guī)定，知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)或?qū)＠韼熑暨`反第十八條，將面臨限期改正、警告、罰款甚至吊銷專利代理師資格證或吊銷知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證等行政法律責(zé)任。
七、結(jié)語
筆者從事知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十多年，近年來開始與知識產(chǎn)權(quán)代理從業(yè)者有近距離地接觸與交流，逐漸對行業(yè)點滴有了更為真切地體會。行文至此，不禁感慨：在國家層面，對知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)邊緣化經(jīng)營行為的處罰力度正逐漸加大；在知識產(chǎn)權(quán)代理行業(yè)層面，競爭的無序狀態(tài)以及代理費(fèi)用的惡性競爭現(xiàn)象日益加劇；在客戶群體層面，眾多企業(yè)經(jīng)營者對知識產(chǎn)權(quán)作為資產(chǎn)負(fù)債表中成本的認(rèn)識并未發(fā)生任何改變。如此情境下，任何一項風(fēng)險，都可能成為壓垮某家知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)的最后一根稻草。“賺白菜錢，操白粉心”，是這個行業(yè)從業(yè)者的無奈，因此，大家更應(yīng)警醒，切勿因小失大，忽略了知識產(chǎn)權(quán)代理行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：陳軍 安徽天禾律師事務(wù)所