裁判要旨:
專利權(quán)利人在涉案專利的無效宣告程序中修改權(quán)利要求并被國家知識產(chǎn)權(quán)局接受的,其應(yīng)當(dāng)在合理期間內(nèi)將相關(guān)事實報告正在審理專利侵權(quán)糾紛案件的人民法院。
權(quán)利人無正當(dāng)理由不及時報告,致使人民法院依據(jù)修改前的權(quán)利要求書作出錯誤判決的,可以認(rèn)定構(gòu)成“故意作虛假陳述妨礙人民法院審理”的情形,人民法院可以視情予以處罰。
——摘自《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要(2024)》
案號:(2023)最高法知民終1295號
2025年4月25日,最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭公布的這則終審判決,引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。在專利侵權(quán)訴訟中,原告專利權(quán)人因未及時向法院報告其在無效程序中已限縮修改權(quán)利要求的事實,被認(rèn)定為“程序不誠信”,最終不僅判決被撤銷,還被處以人民幣15萬元罰款。
本案不僅入選《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要(2024)》,更成為全國4213件技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)案件中,作為罕見的“程序誠信”型裁判樣本,被收錄為157件典型案例之一,彰顯司法對專利程序操守的高度關(guān)注。釋放出明確的司法信號:訴訟誠信不是選擇題,而是強(qiáng)制性義務(wù);隱瞞不報,后果極重。
PART 1、案件回顧:專利被限縮,但法院被蒙在鼓里
涉案專利名稱為“一種具有伸縮及收納功能的折疊裝置及其折疊風(fēng)扇”,專利權(quán)人為疊某公司。該公司在地方法院提起專利侵權(quán)訴訟后,被告在應(yīng)訴期間提出,涉案專利已被案外人提出無效宣告請求。
在國家知識產(chǎn)權(quán)局的無效程序中,疊某公司于2022年10月14日口審期間主動提交了限縮后的權(quán)利要求,并被專利復(fù)審無效部當(dāng)庭接受。根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定,自國家知識產(chǎn)權(quán)局作出并公告決定之日起,該限縮后的權(quán)利要求具有法律效力。
然而,在后續(xù)侵權(quán)訴訟中,疊某公司未向法院披露該修改行為。一審法院在不知其權(quán)利要求已被修改的情況下,仍依據(jù)原始權(quán)利要求書進(jìn)行侵權(quán)比對,判定侵權(quán)成立。
進(jìn)入二審階段,被告主動向法院提交了修改相關(guān)材料。經(jīng)最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭核實,確認(rèn)原告存在故意隱瞞事實、未披露重要程序信息的問題,構(gòu)成對法院審理的實質(zhì)性妨礙。
最終,最高法撤銷一審判決,并依據(jù)《民事訴訟法》第114條,對原告處以15萬元罰款。
PART 2、法律分析:為何“沉默”構(gòu)成違法?
1. 修改何時生效?
根據(jù)《專利審查指南》第四部分第4.6節(jié),專利權(quán)人在無效程序中對權(quán)利要求所做的修改,一旦被國家知識產(chǎn)權(quán)局接受,并在無效決定中予以公告,即對外發(fā)生法律效力。換言之,專利保護(hù)范圍已發(fā)生實質(zhì)變化。
2. 法院依據(jù)哪些法律處罰?
《民事訴訟法(2023)》第114條
對妨礙訴訟的行為,如虛假陳述、妨害舉證,可以給予罰款等處罰。
《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》第63條
明確要求當(dāng)事人應(yīng)就案件事實做出真實、完整陳述。虛假陳述行為將承擔(dān)法律后果。
《民法典》第七條(誠實信用原則)
所有民事活動均應(yīng)以誠信為底線,原告作為專業(yè)市場主體,有更高的程序配合義務(wù)。
最高法院認(rèn)為:原告明知修改行為已被專利局接受,亦知法院對比依據(jù)的重要性,卻始終選擇保持沉默,致使一審法院適用錯誤權(quán)利要求書裁判,構(gòu)成典型“程序不誠信”,符合虛假陳述的處罰條件。
PART 3、為何罰15萬元?
法院綜合認(rèn)定如下四個因素構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”:
主觀惡意明確:具備完整的法律知識,明知修改行為對侵權(quán)比對影響重大,卻未如實報告。
造成實質(zhì)性錯誤裁判:使一審法院依據(jù)失效的權(quán)利要求作出判決。
專業(yè)性強(qiáng),識別能力高:原告擁有專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊。
長時間沉默:未在一審、二審期間主動披露,構(gòu)成連續(xù)性隱瞞。
因此決定處以人民幣15萬元的行為罰,是目前技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域少見的程序性高額處罰。
PART 4、實務(wù)啟示:遇到修改,信息披露是關(guān)鍵程序義務(wù)
在專利實務(wù)中,“侵權(quán)訴訟”與“無效宣告”程序往往并行推進(jìn)。尤其當(dāng)專利權(quán)利要求在無效程序中發(fā)生修改時,是否及時向法院說明該修改,成為影響案件走向的關(guān)鍵因素。
最高法院在本案裁判中強(qiáng)調(diào),專利權(quán)利人負(fù)有在合理期間內(nèi)向人民法院報告修改事實的義務(wù)。如果未履行該義務(wù),極有可能被認(rèn)定為“程序不誠信”,并承擔(dān)相應(yīng)法律后果。
結(jié)合實踐,可見以下幾類典型情形:
修改已提交但尚未生效:此類情形中,雖然尚未具備法律效力,但法院可能仍關(guān)注相關(guān)修改行為是否已經(jīng)發(fā)生,以及是否影響侵權(quán)比對邏輯。
修改已生效:即國家知識產(chǎn)權(quán)局已作出審查決定并公告。此時,修改后的權(quán)利要求已成為具有法律效力的技術(shù)方案,是否據(jù)此調(diào)整侵權(quán)比對范圍,是法院判斷的重要依據(jù)之一。
法院已知,但專利權(quán)人未主動說明:即使法院通過其他渠道獲知修改情況,仍不能替代當(dāng)事人的披露義務(wù)。如若未能主動提交有關(guān)材料,可能影響誠信評價。
修改后仍依據(jù)原權(quán)利要求主張:一旦發(fā)生此類情形,法院將重點審查專利權(quán)人的程序行為是否構(gòu)成禁止反悔,是否存在混淆侵權(quán)判斷基礎(chǔ)的主觀動機(jī)。
在所有情形中,信息披露的及時性、完整性與透明度,是法院評估訴訟誠信的關(guān)鍵指標(biāo)之一。
正如本案所示,法院最終將15萬元罰款作為程序性懲戒措施,明確釋放出“程序虛假陳述零容忍”的司法態(tài)度,也為所有從事專利維權(quán)的權(quán)利人敲響警鐘。
總結(jié)一句話:主動、真實、完整披露專利狀態(tài),是程序底線,不能有僥幸心理。
PART 5、程序不誠實,技術(shù)也救不了你
最高法在本案中并未否定涉案專利的技術(shù)價值,也未質(zhì)疑修改行為的合法性。真正的問題在于:程序行為本身具有法律意義。
當(dāng)專利制度的技術(shù)屬性與法律屬性交匯時,程序信息的隱瞞就是對法院判斷能力的操控嘗試。一旦技術(shù)主張與程序行為發(fā)生沖突,法院更傾向于懲戒程序失信者。
如裁判摘要中所言:“任何對法院真實判斷能力造成干擾的行為,都不能被容忍。”
程序不誠實,技術(shù)也無法救場;一時沉默,可能導(dǎo)致整體敗局。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:黃小棟
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